Укладення та припинення ліцензійного договору

Передача права використання товарного знака здійснюєть­ся шляхом видачі ліцензії на підставі ліцензійного договору про вико­ристання знака.

Об'єктом ліцензійного договору є об'єкти промислової власності, а саме — товарні знаки. Предмет ліцензійного договору — дії сторін, спря­мовані на виникнення, зміну та припинення прав і обов'язків сторін договору. Суб'єкти ліцензійного договору — юридичні та фізичні особи, в тому числі іноземці, особи без громадянства.

Ліцензійний договір уважають укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо всіх істотних умов (тобто тих умов, які закон визнає істотни­ми або які необхідні для договорів даного виду). Але дійсним ліцензій­ний договір стає від дати публікації відомостей про видачу ліцензії в офіційному бюлетені «Промислова власність» та внесення їх до держав­ного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотриман­ня письмової форми договору є необхідною умовою його дійсності.

Відповідно до п. 2.3.2 Інструкції про подання, публікацію та внесен­ня до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для то­варів і послуг та видання ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, існує дев'ять істотних умов ліцензійного договору.

1. Сторони ліцензійного договору. Слід звернути увагу на те, що фі­зична особа, яка повинна мати необмежену законом чи рішенням суду дієздатність (глава 2 ЦК України), може діяти особисто або через свого представника, якому такі повноваження надано через належно оформ­лене доручення. Іноземці та особи без громадянства мають рівні з гро­мадянами України права (ст. 26 Конституції України). Іноземці та інші
особи, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза ме­жами України, у відносинах з Держдепартаментом реалізують свої права
через своїх представників — патентних повірених, зареєстрованих згід­но з Положенням про представників у справах інтелектуальної влас­ності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 сер­
пня 1994 р. № 545.

Якщо власником товарного знака є кілька осіб (колективна влас­ність), що на практиці трапляється дуже рідко, вони можуть особисто брати участь у зазначених правовідносинах або надати таке право одно­му зі співвласників. В останньому випадку обов'язковим є нотаріальне оформлення доручення, в якому чітко визначаються права уповноваже­ного.

Ліцензійний договір від імені юридичної особи підписує особа, що має на це відповідні повноваження, які можуть бути передбачені в Ста­туті юридичної особи. Підпис складається з повного найменування по­сади особи, яка підписує договір, самого підпису, ініціалів, прізвища та дати. Документ посвідчується печаткою підприємства. Бажано відразу взяти належним чином завірену копію доручення, протоколу або ви­писки зі статуту, які засвідчують повноваження особи. Якщо стороною договору є іноземна юридична особа, необхідно враховувати вимоги, передбачені Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з пи­тань європейської інтеграції від 6 вересня 2001 р. № 201.

2. Предмет ліцензійного договору. Предметом ліцензійного договору
не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної
власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, не визначені у ліцензійному договорі, вва­жаються такими, що не надані ліцензіату.

3. Номер свідоцтва (міжнародноїреєстрації товарного знака), де зазна­чається власне номер свідоцтва, дата його видачі, орган, який здійснив реєстрацію товарного знака та видав свідоцтво про його реєстрацію.

4. Перелік товарів і послуг із зазначенням класів Міжнародної класи­фікації товарів і послуг (МКТП), для яких передається право на вико­ристання товарного знака (міжнародного товарного знака).

5.Обсяг прав, що передаються. В цьому розділі необхідно чітко виз­начити та описати права ліцензіата. Можна назвати права, реалізація яких потребує додаткового погодження з ліцензіаром. Також варто зазначити, що якість товарів, послуг, робіт, які виконуються (виготовля­ються) під даним товарним знаком, не буде гіршою, ніж у ліцензіара, й останній здійснюватиме контроль за дотриманням даної вимоги.

6. Вид ліцензії, У цьому розділі необхідно зазначити, виключність/не-виключність ліцензії. Власник свідоцтва (міжнародної реєстрації товарно­го знака) може передати право на використання товарного знака (міжна­родного товарного знака) за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковано в бюлетені та внесено до реєстру. Ліцензіат, який одержав таке право, може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання товарного знака (міжнародного товарного знака). Якщо в ліцензійному договорі не зазна­чено вид ліцензії, то вважається, що надається невиключна ліцензія.

7. Строк дії ліцензійного договору. Він не може перевищувати терміну дії свідоцтва. Видача ліцензії на використання міжнародного товарного знака здійснюється в межах строку дії міжнародної реєстрації товарного знака.

8. Територія дії ліцензійного договору. В договорі необхідно зазначити межі географічного регіону, на який поширюється дія ліцензії. Якщо у ліцензійному договорі не визначено цю територію, то дія ліцензійного договору поширюється на всю територію України.

9. Місцезнаходження (місце проживання) сторін. Перед укладенням договору необхідно отримати інформацію про місцезнаходження ліцен-зіата (фактичне та юридичне), місця проживання та прописки, органи управління ліцензіата тощо. Такі заходи дають змогу уникнути багатьох проблем, зокрема завдання шкоди товарному знаку та репутації ліцен­зіара, можливих судових спорів між сторонами ліцензійного договору.

Для реєстрації ліцензійного договору та внесення таких відомостей до реєстру про надання дозволу (видачу ліцензії) на використання то­варного знака (міжнародного товарного знака) до Держдепартаменту власності необхідно подати такі документи:

• заяву встановленого зразка — 1 примірник;

• ліцензійний договір або нотаріально засвідчений витяг із ліцензій­ного договору — 3 примірники;

• документ про сплату збору за внесення відомостей до реєстру — 1 примірник;

• доручення (коли діє представник власника) — 1 примірник.
Заява має бути складена українською мовою та стосуватися одного

ліцензійного договору. Заяву можуть подати: власник особисто; влас­ник виключної ліцензії; патентний повірений; інша довірена особа, яка діє за дорученням власника або ліцензіата виключної ліцензії.

Якщо однією зі сторін або сторонами ліцензійного договору є іно­земна особа/особи, то в заяві необхідно передати літерами українського алфавіту транскрипцію повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, зазначити місце проживання (зна­ходження) з обов'язковим наведенням цих даних мовою оригіналу.

За достовірність інформації, яка міститься у документах, що пода­ються до Держдепартаменту, відповідальність несуть сторони ліцензій­ного договору. Сторінки документів мають бути обов'язково пронуме­ровані арабськими цифрами й не повинні містити виправлень.

Заява та додані до неї документи Держдепартамент приймає до роз­гляду з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва на товарний знак у бюлетені «Промислова власність» або від дати реєстрації міжна­родного товарного знака та вносить до реєстру ліцензійних договорів протягом двох місяців від дати надходження документів.

Відомості не можуть бути внесені до реєстру ліцензійних договорів у таких випадках:

• свідоцтво (міжнародну реєстрацію товарного знака) визнано не­дійсним цілком;

• дію свідоцтва (міжнародної реєстрації товарного знака) припинено;

• подані документи не відповідають вимогам законодавства.
Потребують обов'язкової реєстрації у Держдепартаменті такі зміни в

ліцензійному договорі:

• сторони ліцензійного договору;

• обсяг прав, які передаються за ліцензійним договором;

• вид ліцензії;

• строк та територія дії ліцензійного договору.

Дію ліцензійного договору може бути достроково припинено за вза­ємною згодою сторін або за рішенням суду.

Сторони, які мають намір достроково припинити дію ліцензійного договору, укладають додаткову угоду про дострокове припинення лі­цензійного договору й на підставі цього подають до Держдепартаменту підписану ними заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних дого­ворів у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору. Розгляд документів та внесення змін відбувається протягом двох місяців від дати надходження заяви.

Договір може бути визнано недійсним на підставі рішення суду, іні­ціаторами якого можуть виступити ті самі суб'єкти, що й в інших видах договорів (сторони договору, державні органи).

Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії підлягають обов'язковій реєстрації в бюлетені «Промислова власність».

Із метою захистити майнові права та інтереси інтелектуальної влас­ності різних об'єктів договорів у сфері інтелектуальної власності упов­новажені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові фор­ми ліцензійних договорів.