Поняття та елементи ліцензійного договору

Ліцензійний договір — це цивільно-правовий договір, за яким одна сторона — ліцензіар — на оплатній основі надає іншій стороні догово­ру — ліцензіату — право на використання об'єктів промислової влас­ності. Результатом укладення та реєстрації ліцензійного договору в Державному департаменті інтелектуальної власності (далі — Держдепарта­мент), який функціонує при Міністерстві освіти і науки України, є видача ліцензії. У ліцензійному договорі зазначають вид ліцензії, сферу використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні пра­ва, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, по­рядок і строки виплати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, що їх сторони вважають за доцільне включити у договір. Ліцензія — це дозвіл на використання винаходу або іншого технічного досягнення, який надається на основі ліцензійного договору або судового чи адміністративного рішення компетентного де­ржавного органу.

Розрізняють кілька видів ліцензій.

Проста ліцензія — ліцензіар надає ліцензіату право використовувати об'єкт ліцензії в установлених договорами рамках, але залишає за со­бою право використовувати його на тій самій території, надавати ліцен­зії на таких самих умовах необмеженому колу осіб (ліцензіат не має права видавати субліцензії). Цей вид ліцензії закріплено в законодавстві України під назвою «невиключна ліцензія».

Чинне законодавство України передбачає ще кілька видів ліцензій­них договорів, вироблених міжнародно-правовою практикою. Серед ос­танніх слід назвати передусім так звану повну ліцензію, що є фактично купівлею-продажем об'єкта інтелектуальної власності. Слід зважати на те, що ліцензійний договір — це продаж дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності.

Повна ліцензія — це дозвіл на використання запатентованого в пов­ному обсязі на весь строк чинності патенту. По суті, це є продаж само­го об'єкта, проте з юридичної точки зору між продажем патенту і надан­ням повної ліцензії існує принципова відмінність. При продажу патенту на умовах, наприклад, щорічних відрахувань із суми продажу запатен­тованих виробів несплата покупцем чергового платежу не спричиняє відновлення прав на патент у продавця. Якщо ж ідеться про договір повної ліцензії, укладений на таких самих умовах, то несплата ліцензіа-том чергового платежу призводить до припинення чинності договору. При відчуженні самого патенту правонаступник стає патентоволоділь-цем. Останніми роками договір повної ліцензії поступово втрачає своє значення, його дедалі рідше застосовують на практиці. Це зумовлено тим, що нинішня економічна ситуація досить динамічна. Умови, на яких було укладено договір повної ліцензії, були вигідні, але вони за­фіксовані на весь строк чинності договору. Економічна ситуація може змінитися таким чином, що ті самі умови стануть уже невигідними, але змінити їх не можна без згоди тієї чи тієї сторони. Між тим сучасний цивільний оборот досить динамічний, що, у свою чергу, зумовлює таку саму оперативність у правовому забезпеченні цієї динаміки. Договори, укладені на тривалий строк чинності, стають невигідними, оскільки не задовольняють міжнародний оборот патентів.

За договором виключної ліцензії ліцензіар передає право на вико­ристання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату в повному обсязі, на визначеній території й на обумовлений строк. Ліцензіару залишаєть­ся та частина права на об'єкт, яку не охоплює виключна ліцензія. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі на цій самій території в обсязі наданих ліцензіату прав.

Відмінність виключної ліцензії від невиключної (простої) полягає перш за все у тому, що при виключній ліцензії ліцензіар сам не може використовувати предмет ліцензії у межах, визначених договором про виключну ліцензію, і надавати право на використання третім особам. Водночас ліцензіар може використовувати предмет ліцензії поза межа­ми виключної ліцензії самостійно й надавати просту ліцензію (чи виключну) третім особам. Наприклад, якщо ліцензіар видав ліцензію на використання об'єкта інтелектуальної власності на території Бельгії, то він може видати просту чи виключну ліцензію на той самий об'єкт на території будь-якої іншої країни.

Виключна ліцензія може бути обмежена певним часом, наприклад, договір укладається лише на два роки. По закінченні цього строку лі­цензіар може знову видати просту чи виключну ліцензію будь-кому на новий строк. Виключна ліцензія може бути обмежена також й обсягом використання предмета ліцензії.

За договором виключної ліцензії ліцензіат може мати право на ви­дачу субліцензії, тобто право укладати договори простої ліцензії з треті­ми особами на використання того самого предмета виключної ліцензії. Межі прав за такою субліцензією не можуть виходити за межі основної ліцензії.

Виключна ліцензія вигідніша для ліцензіата, оскільки вона надає йому змогу використовувати предмет ліцензії з найбільшою для себе вигодою.

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності ліцензіату, залишаючи за собою право на використання цього самого об'єкта, включаючи пра­во надавати ліцензії іншим особам. Проте ліцензіат не наділяється пра­вом на видачу субліцензій.

Чинне законодавство України про промислову власність передбачає іще один різновид ліцензії — так звану відкриту ліцензію, за якою влас­ник патенту (свідоцтва) на об'єкт промислової власності (крім патентів на секретні об'єкти) має право подати до Держдепартаменту для офіцій­ної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого об'єкта промислової власності. Тобто власник патенту оголошує відкриту ліцензію для будь-якої особи, яка забажає скористатися цим запатентованим об'єктом. Для стимулюван­ня відкритих ліцензій у законодавстві встановлено певну пільгу для власників патентів — збір за підтримання чинності патенту в такому разі зменшується наполовину, починаючи від року, що настає за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються в судо­вому порядку.

Проте може бути таке, що охочих скористатися оголошеним дозво-/ лом не знайшлося. Тоді власник патенту може подати до Держдепарта­менту письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У такому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується в повному обсязі, починаючи від року, що настає за роком публікації такого кло­потання.

Примусова ліцензія. Чинне законодавство України про промислову власність містить припис, за яким у разі невикористання об'єкта про­мислової власності без поважних причин протягом трьох років, почина­ючи від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа, або від дати, коли використання об'єкта промислової власності було припинено, на цей об'єкт може бути видано так звану примусову ліцен­зію. Будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використову­вати даний об'єкт, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на його використання. Суд може прийняти рішення про надан­ня такого дозволу (примусової ліцензії) за таких умов:

1) із власником охоронного документа не вдалося дійти згоди про укладення ліцензійної угоди;

2)власник охоронного документа не зміг довести, що факт невико­ристання об'єкта зумовлений поважними причинами;

3) примусова ліцензія надається на умовах невиключної ліцензії.
Примусова ліцензія, видана судом, має містити обсяг використання,

строк дії дозволу та порядок виплати винагороди власнику охоронного документа.

В умовах воєнного та надзвичайного стану, а також в інтересах су­спільства Кабінет Міністрів України має право дозволити визначеній ним особі використовувати об'єкт промислової власності дозволу влас­ника охоронного документа. Такий дозвіл також надається на умовах невиключної ліцензії, але з виплатою власникові документа відповідної компенсації.

Видача примусової ліцензії на секретний об'єкт промислової влас­ності може мати місце лише за умови, що зацікавлена особа має дозвіл на доступ до цього об'єкта від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може дійти з власником охоронного доку­мента згоди щодо надання ліцензії, то Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним експертом, використову­вати секретний об'єкт без згоди власника на умовах невиключної ліцен­зії з виплатою йому відповідної компенсації.

Спори щодо видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються в судовому порядку.

Чинне законодавство України про промислову власність вирізняє ще одну ліцензію — так звану залежну. її суть полягає в тому, що за певних умов власник одного патенту може просити дозволу використа­ти об'єкт промислової власності, патент на який належить іншій особі.

Дозвіл (залежна ліцензія) надається в обсязі, необхідному для вико­ристання об'єкта промислової власності власником пізніше виданого патенту.

При цьому власник раніше виданого патенту, в свою чергу, має право одержати ліцензію на прийнятних умовах для використання об'єкта промислової власності, що охороняється пізніше виданим па­тентом.

Особливостями об'єктів, права на використання яких передаються згідно з ліцензійними договорами, є:

• новизна, що означає їх первинне розроблення, винахід;

• офіційне визнання та закріплення, тобто їх власник (ліцензіар) по­винен мати на них виключне право власності, а саме — право володін­ня, користування та розпорядження.

Чинне законодавство України досить детально регламентує питання укладення та виконання ліцензійних договорів на такі об'єкти про­мислової власності:

• винаходи та корисні моделі — ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (пункти 2, 7 ст. 28), Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Інструкції про надання, розгляд, публіка­цію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)» від 16 липня 2001 р. № 521;

• сорти рослин — ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин» (ст. 4, п. З ст. 9), Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затверджен­ня Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту» від 16 січня 2002 р. № 24;

• знаки (міжнародні знаки) для товарів і послуг (далі — товарні знаки) — ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3689-12, Інструкція про подання, розгляд, публікацію та вне­сення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародно­го знака) для товарів і послуг, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 576.

Окрім зазначених вище до законодавчих актів з питань укладення ліцензійних договорів про передачу прав на використання товарних знаків національне законодавство включає й міжнародні договори та конвенції.

Серед основних міжнародних правових актів, які регулюють відно­сини у даній сфері, можна назвати Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. (чинний на території України з 1 серпня 1996 p.); Договір про патентне право; Договір про патентну кооперацію від 1970 р. Лісабонську угоду про охорону назви місця походження то­варів та їх міжнародну реєстрацію 1958 p.; Міжнародну конвенцію з охорони нових сортів рослин; Мадридську угоду про міжнародну реєст­рацію знаків від 14 квітня 1891 р. (Україна є її учасницею з 25 грудня 1991 р.) та Протокол до неї від 28 червня 1989 р. (ратифікований Украї­ною 29 грудня 2000 p.); Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (ратифіковану Україною 17 листопада 1999 p.).

Порядок передачі права на використання товарних знаків можна умовно розділити на такі етапи:

• укладення ліцензійного договору;

• реєстрація ліцензійного договору;

• припинення дії ліцензійного договору та визнання його недійсним.