Підстави припинення ліцензійних договорів

Якщо вести мову про відповідальність, необхідно розглянути і питання дострокового припинення дії ліцензійного договору. За загальним правилом, встановленим Цивільним кодексом України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір також може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї з сторін у разі істотного порушення договору другою стороною, причому істотним вважається таке порушення, коли внаслідок завданої ним шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. При цьому мають на увазі не лише грошовий вираз завданої шкоди, прямі збитки, а й випадки, коли в разі, наприклад, прострочення виконання чи неналежного виконання умов договору потерпіла сторона не зможе використовувати результати договору чи вони втратили для неї сенс.

Як і будь-які правовідносини, що мають продовження в часі, ліцензійний договір може бути розірвано з серйозних підстав. Проте, які саме підстави в даній конкретній ситуації можна вважати серйозними та суттєвими, необхідно обумовлювати на етапі укладення договору, і вони можуть бути специфічними, залежно від обставин справи. Враховуючи, що зазначені правовідносини є триваючими і вони потребують тісної взаємодії та довіри сторін, повноцінна реалізація умов ліцензійного договору без цих базисних підстав є проблематичною. Серйозні є підстави, якщо одна з сторін грубо порушує свої зобов'язання. При цьому право на дострокове розірвання договору не залежить лише від порушення угоди з вини іншої сторони. Вирішальним є той факт, що внаслідок обставин, які мали місце, для одного з партнерів збереження договірних відносин є неможливим.

Важливим є питання щодо впливу на можливість розірвання договору про подальше надання ліцензіатом прав за ліцензією. Так, власник як виключної, так і невиключної ліцензії не може передавати право по ліцензії. Оскільки в юридичній практиці немає єдиної точки зору з цього питання (особливо, що стосується виключної ліцензії), сторони, якщо вони бажають настання можливості такої передачі, повинні прямо це обумовити у договорі. Вітчизняним законодавством такий порядок обумовлений і є єдино можливим. У випадку, якщо ліцензіат є фізичною особою, то недостатньо лише договором позбавити його права на перевідступлення таких прав, оскільки повинна бути також виключена можливість передачі прав шляхом, наприклад, наслідування або розпоряджання цими правами третіми особами у випадку визнання ліцензіата – фізичної особи – недієздатною. Якщо вважати такі випадки припустимими, то доцільно передбачати в ліцензійному договорі право ліцензіара на розірвання договору в разі настання таких обставин, при цьому захистивши права ліцензіата, наприклад, положенням про обмежений термін розірвання договору за таких підстав.

Положення ліцензійного договору ліцензії підприємства чи ліцензії корпорації, яким забороняється передача прав третім особам, звичайно, не означає, що при зміні власника підприємства (ліцензіата) чи його керівництва ліцензія припиняє чинність. Проте, в деяких випадках, для ліцензіара важливо персонально знати особу, яка має право приймати рішення щодо діяльності підприємства (ліцензіата). Це може бути пов'язано з ефективністю роботи ліцензіата, та, відповідно, з розміром роялті, що отримує ліцензіар (у випадку, коли розмір виплат роялті розраховується як відсоток від доходу з реалізації примірників об'єктів інтелектуальної власності). Тому в ліцензійних договорах доцільно передбачати, що при зміні власника підприємства чи його керівництва, або при суттєвих змінах в установчому договорі товариства (при переході в інші руки вирішального, контрольного чи блокуючого пакету голосів), ліцензіар повинен бути проінформований про ці обставини та мати право дострокового розірвання договору, якщо, на підставі отриманої ним інформації про зміни в товаристві він зробить висновок про неможливість для нього продовжувати договірні відносини.

Якщо ліцензійний договір базується на тісному співробітництві партнерів, то підставою для розірвання договору може бути, зокрема, втрата взаємної довіри. Така підстава може бути найбільш типовою у випадках, якщо тісне співробітництво випливає з договору товариства, тобто, якщо об'єкт інтелектуальної власності є вкладом до статутного фонду такого товариства однієї з сторін, і сторони не можуть дійти згоди щодо думки про напрямки його використання.

Договір також може бути змінено або розірвано у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Такі умови є дуже важливими саме для ліцензійних договорів, які за своєю економічною природою є ризикованими. Зміни попиту та пропозиції, світові тенденції, конкуренція та інші чинники можуть призвести до виникнення для однієї з сторін можливості настання негативних наслідків від продовження дії договору. Зміна договору за таких підстав допускається за рішенням суду у виняткових випадках, а саме: коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом. Ці обставини необхідно передбачати у договорі.

Розірвання договору можливе лише за наявності певного комплексу умов, кожна з яких є обов'язковою, якщо в момент укладення договору сторони виходили з того, що:

- зміна обставин, яка призведе до економічної недоцільності продовження договору, не настане;

- зміна зазначених обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

- виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

- із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Окремим випадком втрати підстав для угоди при укладенні ліцензійного договору є економічна недоцільність використання об'єкта інтелектуальної власності, зокрема, внаслідок його старіння. Якщо товар, що випускається за ліцензією, морально та технічно застарів і випереджений новими розробками в такій мірі, що його подальше виробництво втрачає сенс, то необхідно не позбавляти ліцензіата права у такому випадку можливості відмовитись від подальшого виконання договору. В цьому випадку можливі дві ситуації. Перша – це коли ліцензіар сам удосконалив товар створив в результаті подальших розробок, і друга – коли конкуруючим товаром є розробка третіх осіб.

В першому випадку сторони можуть впливати на ситуацію, і в ліцензійному договорі доцільно передбачати відповідні моменти. Наприклад, шляхом надання ліцензіату на певних пільгових умовах автоматично права на виготовлення удосконалених версій продукту у разі їх розробки, або заборону ліцензіару конкурувати з продукцією ліцензіата на певних територіях тощо.

В другому випадку обидві сторони не можуть впливати на ситуацію. Її варто розглядати як таку, що не знаходиться у сфері звичайного ризику, та дозволити сторонам вважати таку обставину як підставу для розірвання договору.

Як приклад, наводимо рішення Федеральної судової палати НФР від 11 жовтня 1977 року, де зазначено, що якщо використання предмету ліцензії виявилось неможливим з економічної точки зору, то ліцензіат не є більше зв'язаним договірним зобов'язанням виконання: "Від ліцензіата неможливо вимагати, щоб він виробляв застарілу продукцію, в більшій чи меншій мірі не маючи збуту, і наражався на небезпеку банкрутства".

Проте необхідно зазначити, що умовою визнання угоди недійсною є не просто економічна "невдача" договору. Якщо сторони покладались, наприклад, на певний сприятливий рівень продажів ліцензійного товару, який пізніше не був досягнутий, це ще не є достатньою підставою для розірвання договору. Необхідно пам'ятати, що комерційна "невдача" ліцензійного договору знаходиться в межах ризику ліцензіата. Щоб ризик не розглядався як звичайний, необхідно, щоб узгоджені, в якості виняткових, обсяги попиту або обороту були б підставою угоди та були прямо зазначені в договорі, як підстави його дострокового припинення.

Враховуючи вищезазначене, виглядає доцільним рекомендувати при укладанні ліцензійних договорів передбачати ряд специфічних умов, таких як:

1. При укладанні ліцензійних договорів виключної ліцензії обов'язково найменувати їх, як такі.

2. У випадку, якщо ліцензіар, незважаючи на видачу виключної ліцензії, має намір самостійно використовувати об'єкт шляхом користування ним, то він повинен це прямо обумовити в ліцензійному договорі.

3. У випадку, коли ліцензіар ще до надання виключної ліцензії на певній території сам використовував об'єкт інтелектуальної власності, необхідно фіксувати в договорі ясні та зрозумілі умови про види та подальші обсяги використання такого об'єкта, щоб визначити, чи дійсно ця ліцензія є виключною, чи, незважаючи на назву, це одинична ліцензія.

4. Доцільно передбачати в ліцензійних договорах положення, згідно з яким ліцензіат зобов'язаний інформувати ліцензіара про всі випадки порушення авторських прав, що сталися на території, на яку йому видана ліцензія та в термін дії цієї ліцензії, а також про зобов'язання ліцензіата здійснювати заходи щодо спостереження за ринком з метою виявлення порушень.

5. Можна рекомендувати сторонам ліцензійного договору відображати в цьому документі не тільки право, а й обов'язок володільця виключної ліцензії здійснювати заходи для припинення порушень авторських прав, і, якщо необхідно, подання позовів. Якщо ж ліцензіар не має наміру надавати ліцензіату такі права та покладати на нього такі обов'язки, то виглядає доцільним, зобов’язати ліцензіата докладати власних зусиль щодо захисту твору. Ліцензіат повинен надавати допомогу ліцензіару, наприклад, шляхом надання доказів, які є в його розпоряджанні або рекомендацій щодо отримання юридичної допомоги в цій країні.

6. Доцільно не просто передавати право виробництва товару під ліцензією, а й детально обумовлювати в договорі умови виробництва. Так, якщо ліцензіатом є фізична особа або конкретне підприємство, в договорі має бути передбачено, що ліцензіат має право використовувати ліцензію лише на певному підприємстві чи навіть на певній виробничій лінії.

7. Необхідно окремо обумовлювати в ліцензійному договорі питання, що субліцензія можлива за погодженням персонально особи субліцензіата з ліцензіаром.

8. В ліцензійному договорі, який передбачає відрахування ліцензіатом роялті в розмірі, що залежить від обсягу виробництва чи реалізації продукції, необхідно відображати положення про те, що в спірних випадках ліцензіар має право отримувати відрахування і від виготовлених та реалізованих субліцензіатом примірників. Це положення має бути зафіксовано і в субліцензійних договорах, які укладаються на підставі такого ліцензійного договору. Основний ліцензіат має нести перед ліцензіаром відповідальність за відрахування, що здійснює субліцензіат та за правильне ведення обліку і звітності щодо обсягів виготовлених та реалізованих примірників твору.

9. Договором необхідно чітко обумовити передачу носіїв інформації та документації, їх перелік, обсяг та забезпечення ліцензіата документацією і інформацією в такому обсязі, щоб спеціаліст у відповідній галузі, маючи необхідне устаткування, міг здійснити виробництво продукції.

10. У договорі недостатньо лише зазначити положення про супроводження та консультування, а, з метою запобігання виникнення в майбутньому спірних ситуацій, необхідно передбачити, за чиї кошти буде здійснюватись надання таких послуг, що буде входити до їх складу, терміни надання консультацій з моменту звернення ліцензіата, строк забезпечення підтримки та її обсяг.

11. У випадку, коли ліцензіат набуває право тиражувати та розповсюджувати продукцію, у ліцензійному договорі необхідно чітко вирішити питання про використання торговельних марок ліцензіара: тобто, на упаковці продукції повинно бути зазначення про те, що продукція виготовлена за ліцензією.

12. Необхідно передбачити відповідальність ліцензіара за те, що він насправді володіє комплексом майнових прав, які він передає за ліцензією, та що ці права не обтяжені обставинами, які можуть зачіпати повноваження ліцензіата з використання об'єкта інтелектуальної власності.

13. Ліцензіар за договором має відповідати за функціональність об'єкта інтелектуальної власності, тобто за те, що він відповідає вимогам, які ставляться, за визначенням, до такого об'єкта.

14. Якщо в період дії ліцензії з'являються обставини, що негативно можуть вплинути на права ліцензіата або на стан ринку продукції, яка випускається за ліцензією, в договорі доцільно передбачити можливість адекватного зменшення ліцензійних платежів або навіть їх припинення та розірвання договірних відносин.

15. У договорі необхідно обумовлювати пункти про розподіл відповідальності ліцензіара та ліцензіата перед третіми особами за дефекти продукції за ліцензією. Якщо недоліки продукції пов'язані з неякісним її втіленням в матеріальну форму, то за такі недоліки має нести відповідальність ліцензіат, якщо недоліки є помилками на рівні розробки – ліцензіар.

16. У договорі має бути встановлено, що ліцензіар несе відповідальність за технічну функціональність продукції та за можливість її відтворення. Ризики, що стосуються комерційного використання продукту, його окупності, конкурентноздатності та можливості отримання чи з його використання чи з його розповсюдження комерційного зиску покладаються на ліцензіата.

17. Якщо ліцензійний договір базується на тісному співробітництві партнерів, то підставою для розірвання такого договору може бути втрата взаємної довіри. Про це має бути зафіксовано в договорі, а також те, що його може бути змінено або розірвано у разі істотних змін обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору.

18. Якщо зміст ліцензійної угоди неможливо пояснити однозначно, приймається пояснення, яке є більш вигідним для автора (винахідника), чи особи, яка володіє майновими правами на об’єкт інтелектуальної власності.