Субліцензування та відступлення прав

Одним з важливих аспектів передачі прав за ліцензією є питання права ліцензіата надавати субліцензії третім особам. За своєю природою субліцензії – це ліцензії, які з особливої письмової згоди ліцензіара витікають з основної ліцензії і які, з правової точки зору, являють собою окремі договори. Повноваження, що надаються субліцензіату за субліцензією, не можуть перевищувати обсяг прав, що надані ліцензіаром ліцензіату основною ліцензією. Якщо основна ліцензія недійсна, або з якихось причин стає недійсною, або термін її дії сплив, то субліцензія також втрачає свою чинність.

Як правило, ліцензіат має покласти на субліцензіата не менший обсяг обов'язків, ніж той, що він несе сам перед ліцензіаром. Хоча це правило і діє дещо обмежено, якщо питання стосується безпосередньо особи ліцензіата, то часто обсяг обов'язків субліцензіата більший, ніж у ліцензіата. Так, наприклад, це можуть бути зобов'язанням ліцензіата про гарантований обсяг продажу продукції за ліцензією або певний мінімальний рівень ліцензійних платежів. Ліцензіат зобов'язує ліцензіара забезпечити більші обсяги продаж та відрахувань, ніж він повинен дати ліцензіару, що, власне, і є економічним сенсом надання субліцензії.

Загальна світова судова практика та думки переважної більшості фахівців схиляються до того, що особа, якій надано виключну ліцензію, володіє правом надавати субліцензії вже з самої природи виключної ліцензії, і заборона для неї надавати субліцензії має бути прямо зазначена в ліцензійному договорі. Це треба враховувати при укладенні міжнародних ліцензійних договорів та застосуванні права країни, представником якої є контрагент. Вітчизняне законодавство йде іншим шляхом, згідно з яким, для набуття ліцензіатом права видавати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншим особам, він повинен отримати на це письмову згоду ліцензіара. Субліцензія може бути оформлена як окремий юридичний документ, або може бути складовою частиною ліцензійного договору.

Треба зазначити, що передача прав виключної ліцензії може здійснюватись або шляхом уступки (цесії) або надання субліцензії. Фактично, при уступці прав має місце заміна первісного ліцензіата іншою особою і первісний ліцензіат припиняє свої правовідносини з ліцензіаром, тобто припиняється одне правовідношення і виникає інше. При наданні субліцензії, правовідносини між ліцензіаром та володільцем виключної ліцензії зберігаються і виникають додатково нові – між ліцензіатом і субліцензіатом, якому перший поступився частиною своїх правомочностей. При цьому третя особа не вступає у прямі договірні правовідносини з ліцензіаром. Субліцензія, за своєю правовою природою, схожа з договором суборенди.

Досить часто кажуть про поступку виключною ліцензією, хоча фактично мова йде про надання субліцензії. Цесія виключної ліцензії – дуже рідкісне явище. Умова договору про те, що "ліцензія може вільно передаватись" означає в більшості випадків право надання субліцензії. Якщо ж дійсно йде мова про відступлення ліцензії, то в договорі має бути інше формулювання. Це пов'язане з тим, що власник виключної ліцензії не тільки має права, але і несе певні обов'язки. Неприпустимо, щоб ліцензіат міг уникнути виконання цих обов'язків шляхом укладання договору з третьою особою, а ліцензіар не мав можливості будь-яким чином впливати на нього. Цивільний кодекс України встановлює, що боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора. Це правило, на мою думку, повинно діяти і у відношенні до передачі ліцензії, яка має речовий характер.

Деякими авторами висловлюються заперечення проти правомочності надання субліцензій володільцями виключної ліцензії взагалі. Зокрема ставиться питання, чи зберігається попередній обсяг прав стосовно вимог ліцензіара до ліцензіата і чи не видозмінюються їх правовідносини. У будь-якому випадку для ліцензіара особа субліцензіата має досить суттєве значення. Враховуючи, що особливу роль при наданні ліцензій все ж відіграють довірчі відносини між ліцензіаром і ліцензіатом, є виправданим інтерес ліцензіара до особи субліцензіата. Не можна відкидати факту, що субліцензія може бути надана організації, яка є конкурентом ліцензіара, і виникне ситуація, коли ліцензіар, надавши виключну ліцензію, не зможе сам здійснювати випуск певної продукції, а субліцензіат, маючи таке право, не буде його реалізовувати, просуваючи на ринок власну продукцію.

Враховуючи зазначене, виглядає доцільним окремо обумовлювати в ліцензійному договорі питання, що субліцензія можлива, але, наприклад, за погодженням особи субліцензіата з ліцензіаром з метою запобігання конкуренції інтересів ліцензіара та субліцензіата.

Може виникнути питання, які з умов ліцензійного договору можуть бути трансльовані до субліцензійного договору, а які стосуються лише правовідносин між сторонами ліцензії і перенесеними на субліцензіата бути не можуть. Виходячи з цього необхідно прямо передбачати в ліцензійному договорі на яких умовах можуть надаватись субліцензії. На практиці, в основному, це виглядає як обов'язок ліцензіата покладати на субліцензіата ті ж обов'язки, які він несе перед ліцензіаром. Проте, укладаючи ліцензійний договір, необхідно, як мінімум, проаналізувати та перевірити, які з зобов'язань ліцензіата можна покладати на субліцензіата. Зобов'язання, для яких це неможливо, повинні бути виключені та, можливо, замінені іншими, які стосуються специфіки субліцензійних відносин.

Найчастіше питання, що виникають до субліцензійних договорів, стосуються порядку здійснення відрахувань за використання об'єкта інтелектуальної власності.

Виходячи з практики, виглядає доцільним відображати в ліцензійному договорі який передбачає відрахування ліцензіатом роялті в розмірі, що залежить від обсягу виробництва чи реалізації товару під ліцензією, положення про те, що в спірних випадках ліцензіар має право отримувати відрахування також від виготовлених і реалізованих субліцензіатом товарів. Це положення має бути зафіксовано і в субліцензійних договорах, які укладаються на підставі такого ліцензійного договору. Основний ліцензіат має нести перед ліцензіаром відповідальність за відрахування, що здійснюються субліцензіатом, та за правильне ведення обліку і звітності щодо обсягів виготовлених та реалізованих примірників твору. Це необхідно тому, що ліцензіар знаходиться у договірних відносинах з ліцензіатом, але не має таких відносин з субліцензіатом, і за виключенням випадків, коли це прямо передбачено умовами дозволу на надання субліцензії, не має впливу на вибір субліцензіата.

Щоб уникнути можливих спорів, необхідно чітко зафіксувати в тій частині ліцензійного договору, де надається право на видання субліцензій чи в письмовому дозволі на субліцензування, положення про відповідальність ліцензіата за забезпечення надходження ліцензійних платежів від субліцензіата або іншим чином відрегулювати це питання. Так, на практиці зустрічаються випадки, коли за договором основний ліцензіат зобов'язується в повному обсязі або частково переказувати ліцензіару відрахування, які він отримує від субліцензіата, або у договорі є положення, що основний ліцензіат субліцензійним договором зобов'язує субліцензіата переказувати ліцензійні платежі безпосередньо ліцензіару. Іноді закріплюють положення, згідно з якими сума відрахувань субліцензіата, що перевищує суму ліцензійних платежів ліцензіата, підлягає розділу між ліцензіатом та ліцензіаром. Деколи надання субліцензії обумовлюють додатковими паушальними платежами.

Загалом, при фіксованому розмірі роялті чи при виплаті паушального платежу надання субліцензії не пов'язують з додатковими платежами, якщо інше не обумовлено договором. У цьому випадку договором передбачається, що фінансові вимоги ліцензіара задоволені єдиноразовим платежем, хоча деколи передбачається, що ліцензіар отримує частину паушального платежу, що надходить від субліцензіата.

Зазначені різноманітні приклади можливого здійснення ліцензійних платежів при субліцензуванні засвідчують, що для ліцензіара важливими є не тільки його правовідношення з ліцензіатом, але і взаємовідносини між ліцензіатом і субліцензіатом. Це потребує досить пильної уваги до складання тексту угоди, яка передбачає надання субліцензії. Саме тому положення чинного вітчизняного законодавства, яке передбачає відсутність прямого дозволу на надання основним ліцензіатом субліцензії третім особам, є фактично прямою забороною на вчинення таких дій і є виправданим та необхідним.