Правовая природа лицензионного договора

Учитывая специфику отношений, складывающихся в сфере создания объектов промышленной собственности и коммерческого использования прав на них, было бы пра­вильнее вести речь о лицензионном догово­ре не как о гражданско-правовом, а как о хо­зяйственном договоре.

Говоря об этом виде договора, следует отметить неоднозначность подходов право­ведов к определению самого понятия «ли­цензионный договор». Как вытекает из ана­лиза правовой литературы, существуют сле­дующие группы подходов к определениям:

- передача права на использование объекта промышленной собственности без указания границ такого использования (В. М. Крижна) либо способом, предусмотренным патентным законодательством (И. И. Дахно), либо на согласованных в договоре условиях (Г. О. Андрощук, А. Д. Святоцкий, Б. Г. Прахов, Б. С. Антимонов, К. О. Флейшиц, И. Я. Хейфец);

- предоставление права на использование патента в пределах прав собственника патента (В. Герасименко);

- ограничение использования своего права собственности собственником патента (Е. Я. Волинец-Руссет);

- правовая форма обеспечения монопольного права использования в промышленности и торговле только для партнеров сделки и недопущения их свободного применения конкурентами (В. И. Мухопад).

Лицензионным договором следует считать самостоятельный вид хозяйственного договора об оплатном использовании в хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов объектов промышленной собственности (объектов патентного права, ноу-хау, средств индивидуализации товаров, работ и услуг участников хозяйственного оборота). По этому договору хозяйствующий субъект, которому принадлежит исключительное право на использование объекта промышленной собственности, передает другому хозяйствующему субъекту право на использование такого объекта в пределах, установленных договором. Содержание договорасоставляют права и обязанности сторон по успешному освоению предмета лицензии: лицензиара — по предоставлению права на использование и гарантий реализации объекта промышленной собственности, лицензиата — совершения действий, предусмотренных договором, основным из которых является выплата лицензионного вознаграждения.

Вопросам определения понятия «лицензионный договор» придавал важное значение и Укрпатент. На основании изучения и обобщения практики заключения и исполнения лицензионных договоров можно выделить ещё одно определение: лицензионным договором называется сделка, по которой сторона, владеющая исключительным правом на использование объекта промышленной собственности (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта, а последняя обязуется выплачивать лицензионное вознаграждение и осуществлять другие, предусмотренные договором, действия.

Проблема легального определения лицензионного договора тесно связана с определением таких понятий, как «предмет лицензионного договора»и«объект лицензионного договора».

В законодательстве и правовой науке нет единого понимания предмета лицензионного договора. Хотя правильное и полное его определение имеет не столько теоретическое, сколько практическое значение для осуществления коммерческого использования объектов промышленной собственности.

Очень широко подходил к определению предмета лицензионного договора О.М. Чепелевецкий. По его мнению, предметом договора является исключительное право или отдельная его правомочность, либо само изобретение (товар, в основе которого лежит изобретение) и незапатентованные объекты.

Многие специалисты в области гражданского и хозяйственного права называют предметом лицензионного договора сам объект промышленной собственности (изобретение или другое техническое достижение), однако некоторые из них ограничивают объект промышленной собственности объёмом, установленным договором. Такое ограничение свидетельствует о том, что речь идёт о правах, т. к. сам объект промышленной собственности ограничить рамками, установленными в договоре, невозможно.

Более правильно - предметом лицензионного договора следует считать действия сторон договора: хозяйствующего субъекта, который имеет исключительное право на использование объекта промышленной собственности (лицензиара), по предоставлению другому лицу, хозяйствующему субъекту (лицензиату), права на использование объекта промышленной собственности в рамках, установленных договором, и технической помощи оказываемой лицензиаром в промышленной реализации предмета лицензии, а лицензиата - в рамках, предусмотренных договором, в том числе уплаты лицензионного вознаграждения.

Такое мнение основывается на определении предмета и объекта договора, которые даны в общей теории права и теории обязательственного права. Предмет сделки (договора) определяется как отношения, по поводу которых заключается договор (совокупность прав и обязанностей сторон договора), а благо, по поводу которого заключается договор (конкретный предмет), является объектом договора.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что суть (предмет) договора составляют действия сторон договора относительно их прав и обязанностей в договорном обязательстве, а объект — благо, в связи с которым стороны совершают определенные действия по установлению, изменению и прекращению прав и обязанностей.

Объектом лицензионного договора, т. е. благом, на которое направлены действия сторон, является объект промышленной собственности.

Таким образом, фактические действия сторон (передача прав по договору) на основании юридической формы (лицензионного договора) приобретают юридическое содержание (права и обязанности сторон в договоре). Круг объектов, на которые направлены действия сторон лицензионного договора, их определение и условия предоставления правовой охраны определяются законодательством в сфере промышленной собственности. Такими объектами являются: объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), ноу-хау и средства индивидуализации участников хозяйственного оборота и их продукции и услуг (фирменные наименования, право на которые является неотчуждаемым, за исключением случаев передачи наименования вместе с передачей целостного имущественного комплекса предприятия в аренду, во время его приватизации или заключения договора франчайзинга; знаки для товаров и услуг).

Таким образом, объектом договора лицензии могут быть объекты патентного права, ноу-хау и знаки для товаров и услуг (индивидуальные и коллективные).

Содержание каждого договора составляют его условия, являющиеся способом фиксации взаимных прав и обязанностей контрагентов. Отсутствие некоторых условий договора или их нечеткое определение усложняет исполне­ние и создаёт правовую неуверенность относительно существования договорных отношений и действительности договора.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Украины, договор считается заключенным, если между сторонами в необходимой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Согласно положениям ГК, существенными являются условия, признанные такими по закону или необходимые для договоров данного вида, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. То есть существенными являются условия, необходимые и достаточные для того, чтобы договор считался заключенным и тем самым порождал права и обязанности.

Регистрации договора о передаче права собственности осуществляется Укрпатентом. В перечень сведений о лицензионных договорах, подлежащих внесению в Государственный реестр, включались: названия и юридические адреса сторон договора, номер охранного документа, название объекта промышленной собственности, на использование которого предоставляется лицензия, объём прав, который передается по договору, вид лицензии, срок действия договора и территория его действия.

Закон Украины «Об охране изобретений и полезных моделей» называет в качестве существенных условий лицензионных договоров предмет лицензии, платежи, объём прав, территорию действия, срок действия и обязанность сторон провести регистрацию договора в компетентном органе.

Анализ типовых договоров, включая рекомендации Всемирной организации интеллектуальной собственности, договоров, заключенных и представленных на регистрацию в компетентном органе, а также норм нового ГК Украины, позволяет сделать вывод о том, что лицензионный договор должен содержать условия относительно предмета договора и объекта интеллектуальной собственности, права на который передаются по договору, вида предаваемых прав (исключительные или неисключительные), способов использования объекта интеллектуальной собственности (конкретных действий, которые лицензиат может осуществлять по отношению к объекту, например, производство, сбыт готовой или произведенной лицензиатом продукции, внесение в качестве вклада в уставный фонд предприятия и другие), сторон договора и их реквизитов, технической документации, усовершенствований и улучшений (возможности их проведения лицензиатом, способы их патентования, условий и рамок передачи усовершенствований и улучшений лицензиаром), прав и обязанностей сторон и их ответственности, условий, освобождающих стороны от ответственности, технической помощи лицензиара в освоении производства продукции, качества изготовляемой продукции, лицензионных платежей, порядка определения их размера за каждый способ использования объекта интеллектуальной собственности, порядка и сроков его выплаты, предоставление информации и отчётности, обеспечения конфиденциальности, защиты передаваемых по договору прав, порядка решения споров, выдачи сублицензий, срока и территории действия договора, условий ответственности перед третьими лицами в связи с дефектами продукции, других условий, которые стороны сочтут целесообразным включить в договор.

При заключении лицензионного договора между украинскими субъектами хозяйствования и их заграничными контрагентами должны учитываться требования, установленные в Положении о форме внешнеэкономических договоров (контрактов), утвержденном Приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 6 сентября 2001 года № 201.