Предлицензионные и послелицензионные соглашения

В длительном процессе подготовки и заключения договоров о передаче технологии определенное место занимает начальный пе­риод вступления разработчика в этот процесс. С одной стороны, владелец интеллектуальной собственности, стараясь заинтересо­вать партнера, хотел бы при этом сохранить определенный контроль над своими разработками, не показывая пока часть информации. Как продать то, что опасаешься полностью показать, особенно ко­гда не хватает средств на полноценную правовую охрану? В свою очередь, его партнёр, который в принципе готов вложить свои средства в технологию, хочет иметь определенные гарантии возврата вложенных средств, что требует знания всех существенных деталей. Как купить то, что не показывают?

Переговоры о заключении соглашения на передачу технологии могут оказаться трудным процессом. Участвующие в них стороны должны хорошо узнать друг друга, иметь возможность изучить раз­личные варианты сотрудничества и найти баланс между желаниями каждой из сторон.

Во время проведения переговоров подробнее выясняются воз­можные риски, с которыми сталкиваются стороны. Каждая сторона должна передать другой стороне информацию, которая той крайне необходима, и ни одна из сторон не будет уверена в благополучном исходе переговоров до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение. Поэтому при ведении сложных переговоров общепринятой практикой стало составление предварительных документов с целью уменьшения риска для каждой из сторон.

Чтобы сохранить секретность информации, передаваемой парт­неру, для всех вовлеченных сторон, могут и должны заключаться со­глашения о конфиденциальности.

Протокол (или письмо) о намерениях, определяющий устремления сторон и состояние переговоров, может подписываться в качестве второго предварительного документа.

Важнейшим документом, укрепляющим доверие между партнёрами является опционный договор. Рассмотрим его более подробно.

При проведении переговоров о передаче технической и коммер­ческой информации, которая не запатентована и сохраняется в тайне (то, что называют ноу-хау), партнёры ведут себя крайне осторожно. Владелец ноу-хау, естественно, опасается раскрывать его до заключения договора. Со своей стороны, покупатель может не быть уверенным в полной готовности объекта сделки. В ряде случаев ему для принятия окончательного решения о заключении договора требуется проверка возможности реализации и эффективности ноу-хау у себя на производстве или, например, в специальных климатических усло­виях. Подчас заинтересованному в принципе покупателю для того, чтобы определиться, недостает технической информации, а прода­вец возводит эту информацию в ранг ноу-хау.

Ситуация может быть близкой к тупиковой, когда, с одной стороны, преждевременное раскрытие всех подробностей, в том числе апробация ноу-хау, даёт возможность потенциальному покупателю воспользоваться ноу-хау без заключения сделки, а продавца остав­ляет как минимум с упущенной выгодой. С другой стороны, без по­лучения этих сведений покупатель сильно рискует, если у него нет объективных доказательств эффективного использования ноу-хау у него на предприятии, и может вообще отказаться от такой сделки. Чтобы смягчить эту проблему, а иногда и устранить, партнеры заключают опционный договор на ноу-хау со следующими основными условиями:

Продавец передаёт покупателю техническую документацию или иным оговоренным образом раскрывает ноу-хау.

Покупатель получает право в течение оговоренного срока произвести опытную проверку технологии по ноу-хау на своём предприятии.

Покупатель обязуется (в течение ряда лет или бессрочно) соблюдать конфиденциальность в отношении ноу-хау.

Покупатель обязуется после окончания срока действия опционного договора не использовать ноу-хау без заключения основного договора о передаче ноу-хау.

Продавец, если покупатель после опытной проверки пожелает, гарантирует заключение договора о передаче ноу-хау.

Продавец должен гарантировать, что до истечения срока опционного договора не будет предлагать ноу-хау третьим лицам.

За возможность ознакомления с ноу-хау, за риск, связанный с его раскрытием, а также за временную, на срок договора, приостановку действий продавца по реализации ноу-хау покупатель выплачивает продавцу определенную опционным договором сумму вознаграждения. За отдельное вознаграждение продавец может поставить покупателю образец продукции, изготавливаемый с использованием ноу-хау (установку, прибор и т.д.).

Таким образом, покупатель получает возможность оценить экономическую целесообразность приобретения ноу-хау. Если в течение предусмотренного опционным договором срока между сторонами будет заключен основной договор о передаче ноу-хау, то сумма, упла­ченная по опционному договору, может быть засчитана в счёт возна­граждения. Сумма, уплаченная по опционному договору, возврату не подлежит, если основной договор о передаче прав не будет заключен.

Важным условием опционного договора является обязательство покупателя использовать техническую документацию и любую информацию, полученную от продавца, только для целей опытной проверки возможности использования ноу-хау, а также сохранять конфиденциальность, предпринимая необходимые меры, в том числе ограничивая соответствующими обязательствами свой персонал. При нарушении этого обязательства, повлекшем за собой раскрытие ноу-хау, покупатель возмещает продавцу понесенные убытки.. Не менее важными условиями являются гарантии продавца временно не предлагать ноу-хау никому другому, а также заключить договор о передаче ноу-хау, если покупатель после опытной проверки, оценив возможность и экономическую целесообразность использования ноу-хау на своём предприятии, примет решение о приобретении.

Если экономическая целесообразность заключения договора о передаче ноу-хау не будет установлена, то покупатель возвратит продавцу техническую документацию, а также вернёт информацию, на основании которой принималось решение.

Очевидно, что обе стороны получают выгоды от заключения по­добного договора. Так, продавец имеет возможность частично воз­местить затраты по проведению НИОКР за счёт вознаграждения. Как правило, цена опционного договора составляет 20-30% от стоимости предполагаемой будущей сделки и не возвращается по­купателю в случае его отказа от лицензионного договора. Инфор­мация, на основании которой покупатель принимал решение о нецелесообразности приобретения ноу-хау, помогает продавцу до­работать, улучшить свою разработку.

Покупатель также обретает преимущества. На более льготных условиях, чем приобретение ноу-хау, он получает право оценить собственные возможности по внедрению новшества. При этом он получает образцы продукции, которые может выпускать в будущем, и необходимую техническую помощь продавца. Это хорошее подспорье для изучения рынка будущего товара. Такая форма сделки, как опционный договор, является удобной и выгодной для обеих сторон.

Помимо уже названных условий подобный договор включает в себя, как правило, порядок передачи документации, оказания технической помощи, порядок разрешения споров, включая арбит­ражную оговорку, условия досрочного прекращения действия дого­вора, а также имеет все необходимые атрибуты договора (указание сторон, их адреса и т.п.).

Дополнительно опционный договор может включать в себя основные условия (срок использования, размер платежей и др.), на которых в будущем будет заключаться договор о передаче ноу-хау. В этом случае он приобретает характер предварительного договора.

Договорная основа реализации объектов интеллектуальной собственности завершается серией договоров, сопутствующих лицензионной торговле и сопровождающих её:

- о поставке оборудования, комплектующих, сырья, оказании инжиниринговых услуг, передаче ноу-хау и т.д. В зависимости от того, какой из договоров является основным в сделке, сопутствующим договором называется сам лицензионный договор или дополняющий его другой договор.

- соглашение об обмене специалистами;

- дистрибьюторский договор;

- контракт на поставку или продажу;

- соглашение о создании совместного предприятия.

Это устоявшиеся ставшие типичными договоры, но есть ещё множество специфических договоров, которые являются вотчиной профессионалов торгующих новшествами.