Лицензионные договора

Во все времена страны, которые осуществляли торговые операции, фактически обменивали товары «вещевой» собственности, которые содержали результаты интеллектуальной деятельности своего общества, на материальные ценности стран, менее развитых интеллектуально и технологически. А поскольку, как размышляли предприниматели, объединяя страсть к приключениям со страстью к наживе, нет принципиального различия между зерном и хлебом, между рудой и станками (то есть между сырьем и продукцией), длительное время преобладало натурально-обменное осуществление операций с товарной продукцией. В этой продукции усматривали скорее воплощенные результаты материальной работы, чем материализованные знания и накопленный практический опыт. И только в 19^м веке возникшая, а в минувшем столетии стала постоянно и бурно развиваться торговля знаниями, опытом, секретами - другими словами, торговля результатами научно-технической и технологической деятельности.

В чем же её суть? Если изобретатель, которому принадлежат имущественные права на изобретение, не хочет или не имеет возможности использовать своё изобретение, он может продать охранный документ на него заинтересованному лицу, теряя при этом все имущественные права на него. Но он может предоставить разрешение (лицензию) на компенсационной основе, то есть, разрешить пользоваться патентом или частичными материальными правами на объект интеллектуальной собственности. С этого момента между собственником изобретения, который полностью передал патент на изобретение или выдал лицензию на использование определенных имущественных прав на него, и лицом, которое приобрело эту лицензию или патент, возникают отношения ЛИЦЕНЗИАРА и ЛИЦЕНЗИАТА, а патент теперь защищает как собственника изобретения, так и собственника лицензии на использование имущественных прав на него.

Практика коммерческой продажи или обмена научно-технической, инновационной и технологической продукции с лицензией на использование изобретения имеет в виду предоставления его собственником (по договору) разрешения на использование определенных имущественных прав на это изобретение, которое его собственник (лицензиар) выдал другому заинтересованному лицу (лицензиату) в границах, определенных по взаимной договоренности сторон такого договора. Аналогичными являются определения лицензии (разрешения) для полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, знаков для товаров и услуг и других результатов научной, научно-технической, инновационной и технологической деятельности.

Юридически факт передачи права (предоставления разрешения на использование имущественных прав) оформляют лицензионным договором. Его отличительная особенность в сравнении с другими видами гражданско-правовых и торговых договоров состоит в том, что предложенный к продаже интеллектуальный товар не материальный, а несколько аморфный, виртуальный. Лицензиат приобретает право на использование определенных имущественных прав на объект лицензии. Технологическую документацию, образцы наукоёмкой товарной продукции и другие материалы, связанные с объектом лицензионного договора, передают по этому договору только как материальные носители информации с соблюдением прав интеллектуальной собственности на данную информацию.

Существенным отличием лицензионного договора от других видов договоров, в частности полной продажи патента, есть то, что основной элемент объекта лицензии - это патентное право, которое не становится имущественной собственностью покупателя, а передаётся ему во временное пользование, на срок действия лицензионного договора. Собственник патента при выдаче лицензии сохраняет за собою право имущественной собственности на объект интеллектуальной собственности.

Следует обратить внимание на важную деталь, которая возникла в первых лицензионных соглашениях. Уже в начале 20^го столетия покупатель был готов заплатить не только за право пользования патентом, но и за технологические знания и приёмы, накопленные лицензиаром. На последние обычно не выдаются охранительные документы. Если другое лицо самостоятельно овладеет знаниями, нельзя запретить ему распоряжаться ими на своё усмотрение. Только чрезвычайная сложность технологической информации или оправданное ограничение доступа к ней защищает технологию. Подобная информация в своё время получила определение ноу-хау (know-how имеет содержательную нагрузку - знаю как применить, например, патент на изобретение). Конечно, без знания секретов, только по описанию изобретения и его формуле, которые прилагаются к патенту, невозможно наладить производство товарной, продукции по лицензии. Поэтому и на организационные, коммерческие и технологические секреты производства товарной продукции стали предоставлять лицензии, аналогично, как и на запатентованные изобретения. Эта тенденция со временем лишь усилилась. В общей массе заключённых лицензионных соглашений на первом месте (более 55% от общего количества) были патентные лицензии с передачей определенных секретов производства товарной продукции и технологического опыта и знаний относительно объекта изобретения, на втором (25-30%) - лицензии на секреты производства, и только на третьем - чисто патентные лицензии, то есть передача или отчуждение имущественных прав на запатентованные изобретения. Следует отметить, что по данным Патентной секции американской ассоциации юристов, в среднем, на один патент, относительно которого заключен лицензионный договор, ежегодных лицензионных платежей приходится почти на 10 тыс. долларов.

Во время послевоенного развития экономики держав с разными общественными укладами в минувшем столетии передача технологий на коммерческой основе возрастала в 1,5-2 раза быстрее, чем традиционная внешняя торговля товарной продукцией. По данным международной статистики в сферу лицензионного обмена включены в данное время свыше 70 государств. Однако продажа лицензий является привилегией промышленно (экономически) и интеллектуально развитых государств, число которых составляет около 40.

Лицензионная политика, как и политика патентования, прямо связана с финансовыми и технологическими возможностями фирм. Как свидетельствует опрос, свыше 5000 немецких фирм, которое проводилось в своё время по заданию Федерального министерства экономики, в торговле лицензиями принимают участие около 20% фирм с годовым оборотом капитала до 10 млн. марок, 70% фирм с годовым оборотом капитала от 50 до 250 млн. марок и почти 100% фирм с годовым оборотом капитала от 250 млн. марок и больше.

Какие же основные причины, которые делают торговлю или обмен лицензиями необходимыми?

Новые области, направления предпринимательской деятельности редко основываются на одном патенте. Этот патент, как правило, «притягивает» к себе зависимые патенты, которые, бывает, принадлежат разным лицам как одной, так и нескольких государств. Чтобы новая идея, воплощенная в изобретение, нашла практическое применение, необходимо собрать в один блок великое множество патентов, технологических секретов производства товарной продукции и довести процесс изготовления товара до его коммерческой реализации, что в последнее время стали называть инновационной деятельностью.

Важной причиной, которая стимулирует торговлю лицензиями на использование имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности, является нежелание инвестора вкладывать капитал в страны с нестабильным политическим и экономическим состоянием. При этом, обязательно принимается во внимание то, насколько профессионально функционирует в соответствующей стране система охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (ИС).

Не следует путать понятия охраны прав ИС и защиты прав ИС, которые принципиально различаются по сути. Охраной прав ИС занимается Патентное ведомство (Укрпатент), проводя делопроизводство по заявкам на будущие объекты права ИС, которое заканчивается выдачей охранного документа государственного образца, например, патента или свидетельства. Защитой прав ИС занимается судебная система по факту нарушения патентного права, например, при выявлении производства и сбыта поддельной (контрафактной) продукции или услуг с вынесением приговора об административной или уголовной ответственности нарушителям. Кроме того, защитой прав ИС занимается Антимонопольный комитет в части предоставленных ему полномочий административного характера.

Наиболее важными причинами торговли и обмена лицензиями на объекты интеллектуальной собственности считаются экономические и технологические. Мировая практика хозяйственной деятельности подтверждает выгодность, как продажи, так и покупки лицензий на использование имущественных прав интеллектуальной собственности на новации в практической деятельности. Считается, что продажа лицензий не заменяет экспорт товарной продукции, а скорее является его практической альтернативой для удовлетворения общественных и государственных потребностей в условиях, когда экспорт необходимой продукции становится сложным и невозможным.

Основными причинами продажи лицензий специалисты считают:

- недостаточность объёма собственного товарного производства при условиях повышенного спроса на определенную товарную продукцию;

- экономические и политические препятствия для экспорта товарной продукции через мероприятия протекционистской политики правительства страны, куда предполагалось поставить такую товарную продукцию (высокие таможенные пошлины, ограничения объёмов продажи, то есть импортные квоты; поощрения ввоза сборочных изделий в разобранном виде, чтобы оказывать содействие развитию национального промышленного производства и т.п.);

- внезапное ухудшение конъюнктуры рынка при условии большой доли экспорта в торговых операциях фирмы;

- возможность выхода лицензиара на ноу-хау коммерческого и технологического характера потенциального лицензиата на свои научно-технические разработки, поскольку в лицензионных соглашениях обычно предусматриваются положения о взаимном обмене усовершенствованиями относительно предмета лицензионного соглашения.

При продаже, лицензия является ключом к тому рынку, на который невыгодно или невозможно экспортировать товарную продукцию или финансовый капитал. Она позволяет получать прибыль, вкладывая в наладку производства и освоение рынка только интеллектуальный капитал, а не финансовый. От коммерчески ценных патентов лицензиат получает от 20% до 50% прибыли. Солидный интеллектуальный капитал позволяет влиять на экономическую и производственную деятельность лицензионного партнера. Мелкие фирмы нередко используют эту возможность, предоставляя лицензии (разрешения) на компенсационной основе большим концернам, способным быстро освоить производство наукоёмкой товарной продукции и завоевать потребительский рынок этой продукции. Для лицензиара передача лицензии является одним из возможных способов использования результатов интеллектуальной деятельности и получения прибыли от неё. Лицензия позволяет внедрять научно-технические и технологические разработки на потребительский рынок государства, на который он не может проникнуть путём продажи своей товарной продукции. При реализации научно-технических разработок по лицензиям лицензиар имеет возможность получить прибыль без дополнительных финансовых инвестиций в отладку или расширение производства своего лицензионного партнера, осуществления диверсификации полученных результатов своей научной и научно-технической деятельности, материальных средств и технологических ресурсов. Конечно, на долю лицензиара приходится лишь часть прибыли, но иногда эта часть значительно большая, чем доходы, которые он мог бы получить, опираясь только на собственные силы и возможности.

Причиной продажи лицензий являются также стремления «привязать» лицензиата к собственной научно-технической и технологической базе, воспользоваться его интеллектуальным потенциалом для расширения собственных научных и производственных возможностей. Заключение лицензионного договора, а, точнее, договора о трансфере технологий, создает предпосылки для продажи машин, технологического оборудования, производственных и коммерческих услуг и позволяет в определенной мере регулировать экспорт лицензиата в соответствии с условиями указанного договора. При этом, лицензионные договоры содержат ограничения, которые сдерживают деятельность лицензиата и не дают ему активно конкурировать с лицензиаром.

Иногда по договору лицензиар обязуется поставлять лицензиату детали и узлы, необходимые для выпуска продукции по предоставленной лицензии, которая повышает конкурентоспособность наукоёмкой товарной продукции, открывает дополнительный рынок, увеличивает доходы лицензиара. Это в особенности выгодно в такой стране лицензиата, которая имеет дешевую рабочую силу и сырьё для производства продукции. Поэтому нередко фирмы объединяют свои коммерческие операции только на основе предоставления лицензий на использование имущественных прав на научно-технические разработки.

Лицензии довольно легко одолевают торгово-таможенные барьеры между государствами. Продукция, которая выпускается в результате применения полученного разрешения (лицензии) в определенной стране, обладает намного большей конкурентоспособностью, чем использование импортной товарной продукции, так как в её стоимость не включенны транспортные, страховые, таможенные затраты, связанные с доставкой этой продукции от иностранного производителя.

Нередко продажа лицензии на технологию сопровождается поставкой оборудования, передачей ноу-хау, шеф-монтажных робот, обучение персонала покупателя и предоставлением ему помощи при освоении продукции по лицензии, организацией временных коллективов, которые действуют до тех пор, пока объект лицензии не найдет покупателя. О сопутствующих лицензионную торговлю договорах изложено ниже.

В соответствии с выводами специалистов в сфере интеллектуальной собственности основной целью продажи лицензий являются:

- получение гарантированной прибыли от применения новаций по предоставленной её собственником лицензии;

- компенсация затрат средств на выполнение научных исследований, научно-технических, проектных и конструкторских работ, получения охранных документов на их результаты;

- аналитическое исследование и правомерное завоевание части потребительского рынка определенной товарной продукции, ограничения деятельности конкурентов на этом рынке;

- производственная проверка и доработка своих технологий, исходя из потребностей её потребителя, приобретения надежного партнера для последующей совместной деятельности;

- возможность диверсификации интеллектуального капитала в другие сферы общественного производства, но в то же время с использованием уже созданной и примененной технологии;

- получения благоприятного налогового режима благодаря уступке имущественных прав на интеллектуальную продукцию путём предоставления лицензии (разрешения на использование указанных прав);

- сокращения сроков освоения новой технологии и её объектов за счёт своевременного получения необходимой документации, оснащения и материалов;

- содействия объединению технологических и коммерческих сторон бизнеса.

Импорту технологий по лицензиям предоставляется предпочтение по таким мотивам. Во-первых, приобретение лицензий как наиболее быстрого способа сокращения технологического разрыва с минимальным риском и относительно низкими затратами позволяет максимально использовать национальный финансовый и интеллектуальный капитал и рабочую силу. Происходит стимулирование национального производства, в том числе и экспорта товарной продукции. Лицензии обычно стоят меньше, чем создание собственных научно-технических разработок. Приобретение результатов альтернативных иностранных исследований позволяет значительно сэкономить государственные валютные средства, так как в виде вознаграждения за границу переводится только часть цены товара, а при условии импорта товарной продукции приходится выплачивать его производителю полную стоимость товара. По коммерческой информации поступления от реализации лицензионной продукции в 10,5 раз превышают платежи за приобретение лицензий. Во-вторых, импорт лицензий снижает опасность проникновения иностранного финансового капитала в экономику страны, увеличение части которого в производственной сфере приводит к экономической зависимости от иностранного партнёра. Главное в том, что эволюция мировой торговли товарами от их обмена на сырьё, потом на продукты промышленного и сельскохозяйственного производства вступила в этап обмена технологическими знаниями. И переход этот приобрёл фундаментальный характер, поэтому обмен эфемерной (виртуальной) технологической информацией, которая содержит в себе новые научно-технические и технологические знания и накопленный практический опыт, делает ненужным перевозку массивных машин, оборудования и т.п. Теперь не новость, если фирмы получают от продажи лицензий столько же средства, сколько от продажи товарной продукции. Например, небольшая швейцарская фирма «Диоген» (250 сотрудников) заключила 13 лицензионных соглашений, получив от этих операций доход в размере 36 млн. долларов.

В конце 60-х годов 20^го века на основании лицензий выпуск продукции в мире составлял 40 млрд. долларов, в 70^х - 160-180 млрд. долларов, на протяжении 80^х уже около 920 млрд. долларов США, а в 21^м веке – более триллиона долларов. Чтобы ощутить значимость этих цифр следует отметить, что по подсчетам западных финансистов и экономистов 25 млрд. долларов, дополнительно введенных в денежное обращение любого государства, могут дестабилизировать его финансовую систему.

Ежегодные поступления от продажи лицензий составляют в США - 9 млрд. долларов, Великобритании - 1 млрд. долларов, Японии свыше 700 млн. долларов, Германии - 600 млн. долларов, Франции - 500 млн. долларов США.

Наиболее ярко лицензионная политика сказалась на послевоенном развитии Японии в 20^м веке. В 1946 году Япония, будучи оккупированной и обделенной естественными ресурсами, необходимыми для развития промышленности, начала активно скупать технологические знания, выплачивая ежегодно 5-6% от прибыли, полученной вследствие практического использования этих знаний. Началась крупномасштабная лицензионная деятельность государства.

За 15 послевоенных лет Япония закупила больше 2500 иностранных лицензий, по которыми вырабатывалось 11% продукции для внутреннего потребления и 17% экспортной продукции. По иностранным лицензиям японцы вырабатывают 10% продукции в машиностроении, 20% в области химии, 24% - в электротехнике, 25% - в металлургии, 60% - в нефтехимии. Прирост производства на основе применения иностранных технологий в 50-60^е годы минувшего столетия составил в среднем 72% в год. Затратив 10 лет на приобретение лицензий и поставку узлов и деталей общей стоимостью - 1 млрд. долларов, японцы по новым технологиям изготовили такое количество товаров, за которое в случае импорта пришлось бы заплатить 15 млрд. долларов. А если учесть, что за это время экспорт товарной продукции принес 2 млрд. долларов дохода, то становится понятным, что все валютные затраты были оправданы и с избытком компенсированы.

Успех Японии поясняется не только использованием иностранной технологии, но и усовершенствованием своего интеллектуального и производственного потенциала, созданием собственных технических и технологических решений. Основное отличие японской политики лицензирования состоит в том, что она стала одним из главных инструментов технологической политики страны, которая предусматривает постоянную смену нововведений, тем самым, получая преимущество в конкурентной борьбе. Например, первый патент на транзистор был получен в США, однако японская фирма «Sony» первой применила это техническое решение в технологиях изготовления радио и телевизионной техники, накопила значительный арсенал товарной продукции с применением этого технического решения.

Всего за 50-90^е годы 20^го столетия Япония заключила 47 тыс. договоров о приобретении лицензий на новые научно-технические разработки и технологии, выплатив по этим договорам 20 млрд. долларов. При этом доля лицензий на ещё не введенные технологии составляла 34% от всего объёма импорта лицензий, а 80% от всего количества лицензионных договоров были связаны с передачей ноу-хау.

Начиная из середины 60^х годов минувшего столетия, отмечается ежегодный прирост экспорта японских технологий и их объектов. По данным статистического бюро при Административно-контрольном управлении Японии поступления от продажи лицензий в середине 80^х составили 234,2 млрд. иен по сравнению с 66,6 млрд. иен - в середине 70^х. В данное время по объёму лицензионных поступлений Япония занимает пятое место в мире. Для поддержки конкурентоспособности своих товаров в странах с дешевой рабочей силой Япония организовала на базе лицензий сборочные производства. При этом широко практикуется продажа лицензий в составе комплексных поставок оборудования при проектировании и строительстве промышленных предприятий, предоставления услуг типу инжиниринг.

Теперь уже ни у кого не вызывает сомнения то, что торговля научно-технологическими достижениями быстро превращается в самостоятельный сектор сферы международных правоотношений. Изучение предмета лицензирования прав на интеллектуальную продукцию активно начали сначала в юридических школах и университетах США, а позднее и в других странах. Эти процессы не случайные, так как традиционная торговля благодаря возникновению и развитию лицензирования стала требовать новых научных подходов, которые с каждым годом будут углубляться.

Лицензионные соглашения классифицируют по объёму и содержанию передаваемых прав. Объём переданных прав определяется видом лицензии. По условиям, которые характеризуют содержание передаваемых прав, различают лицензии патентные (когда объект лицензии защищается охранным документом) и беспатентные (когда объект лицензии не имеет патентной охраны, например, ноу-хау).

В то же время практика лицензионных операций иностранных фирм выработала другие виды лицензий, которые конкретизируют объём передаваемых прав интеллектуальной собственности. Они могут иметь место в патентных законах, но чаще всего используются с целью терминологической определенности и конкретизации при осуществлении лицензионных переговоров, усовершенствовании законодательства в сфере лицензионных операций и т.п.

Прежде чем характеризовать лицензии в сфере интеллектуальной собственности, следует обратить внимание, что во время экспорта (импорта) товаров, работ и услуг используют другие виды лицензий, которые определяют право и объём продажи такой продукции. Под такой лицензией понимают надлежащим образом оформленное право на экспорт (импорт) товаров или валютных средств с целью инвестиций и кредитования при условии ограниченного срока действия такого разрешения. Используют три вида таких лицензий: генеральную, одноразовую и открытую.

Основными этапами купли-продажи лицензий на использование объектов права интеллектуальной собственности является:

- изучение рынка наукоёмкой товарной продукции, подбор объектов права интеллектуальной собственности для осуществления лицензионных операций;

- технико-экономическое обоснование осуществления операций по результатам патентно-конъюнктурных исследований;

- выявление и подбор необходимых лицензионных партнеров (поставщиков или покупателей объектов лицензий) путём осуществления презентаций и рекламы технологий и их объектов, в частности объектов права интеллектуальной собственности, или путём активного участия в таких мероприятиях, изучения рекламной информации, разных каталогов, использования посреднических услуг;

- подготовка и проведение предварительных переговоров относительно заключения лицензионного договора, подписания сначала Протокола о намерениях, в дальнейшем - опционного договора с целью дополнительного технико-экономического исследования характеристик предлагаемого объекта, обоснования последующих условий лицензионного договора, принятия окончательного решения, согласования в случае необходимости контроферты (заявления о принятии предложения заключить договор на других условиях).

Существует несколько правил, которые необходимо учитывать в лицензионной практике.

Правило первое. Предлагаемое к продаже изобретение должно обеспечить большой шаг вперёд в техническом уровне.

Правило второе. Изобретение должно быть проверено в практической деятельности.

Правило третье. Запатентованное изобретение должно иметь сильное ноу-хау, которое легко не раскрывается, с целью гарантии обещанного патентом экономического и технологического эффекта.

Но даже, если все три правила соблюдены, продать лицензию можно лишь после того, как о новинке узнают потенциальные покупатели. Следовательно, из этого вытекает правило четвертое: осуществлять торговлю интеллектуальной продукцией (то есть предоставлять лицензию на её использование) без доступной для понимания рекламы нельзя.

Формально продажа лицензий - это разрешение покупателю воспользоваться технологией или техническим решением. Но это только формально. Собственно, речь идёт о более серьезном и масштабном событии - фактической продаже покупателю средства решения проблемы, которая его беспокоит. Покупают лицензию потому, что хотят получить преимущества в конкурентной борьбе, то есть снизить себестоимость продукции, начать выпуск товара, которого ни у кого нет, избавиться от лишних затрат, применить более дешевое сырье, сэкономить энергию и материалы, ограничить загрязнение окружающей среды. Поэтому опытный продавец лицензии должен видеть свой интеллектуальный товар глазами покупателя, учитывая его потребности и интересы.

В лицензионном договоре каждое условие имеет свою цену и гарантии. Лицензиат желает иметь гарантии действительности тех характеристик и возможность выполнения тех операций, разрешение на использование которых он покупает, а также возможность использовать эти объекты в практической деятельности беспрепятственно, без претензий третьих лиц. Разумеется, лицензиар обязан предоставить некоторые гарантии качества того, что он предлагает. Но лицензиар со своей стороны хочет иметь гарантии того, что его технологические предложения не будут обесценены его лицензиатом в процессе освоения и производства продукции по лицензии, принесут ему реальную выгоду, а также, чтобы коммерческая деятельность лицензиата не наносила убытка его собственной коммерческой деятельности относительно указанных предложений.

С юридической точки зрения договор о передаче (трансфере) технологии является договором, который ничем не отличается от любого другого гражданско-правового договора. Поэтому при его заключении используют общеприемлемую и общепринятую практику структурного формирования позиций (разделов), основные из которых следующие:

1) идентификация сторон договора;

2) декларативная часть, которая помогает составителю соглашения установить прецеденты, от которых он может «отталкиваться», составляя отдельную часть соглашения;

3) передача имущественных прав, то есть чёткое определение имущественных прав, которые передаются лицензиаром лицензиату;

4) территория и область применения объекта лицензии;

5) объекты интеллектуальной собственности. Должны быть указанны передаваемые по лицензии права интеллектуальной собственности, обязательства лицензиара, которые касаются охраны и поддержки этих прав;

6) ноу-хау и технологическая помощь. Следует указать, кто несёт транспортные затраты, оплачивает расходы, связанные с командировками, проживанием и содержанием персонала, который предоставляет такую помощь, учит персонал лицензиата применению ноу-хау в технологическом процессе;

7) усовершенствования. В случае, если переданная технология совершенствуется одной или обеими сторонами договора, в тексте необходимо предусмотреть положение о праве собственности, на эти усовершенствования и о доступе к ним каждого участника базовой технологии, переданной по лицензии;

8) конфиденциальность. Если в рамках соглашения передается конфиденциальная информация, то в тексте должны предусматриваться условия сохранения её от несанкционированного разглашения;

9) защита и принудительное осуществление прав на интеллектуальную собственность. В случае, если объект лицензии является объектом права интеллектуальной собственности, лицензиар должен защищать и осуществлять переданные по лицензии имущественные права на них от противоправных претензий третьих лиц:

10) вознаграждение. Условия выплаты вознаграждения (компенсации) за использование права интеллектуальной собственности, по сути, являются формой выражения договоренности сторон договора о денежном эквиваленте ценности технологии, переданной по лицензии. Ценность технологии не всегда можно показать в денежном выражении, существуют разные формы расчетов лицензиата с лицензиаром;

11) гарантии, характеристики и платежи. Определяются минимальные параметры, каким должна отвечать передаваемая технология, права и санкции в случае, если эти требования не будут выполнены, а также обусловленные сторонами лицензионные платежи;

12) минимальные требования к реализации объекта лицензии;

13) срок действия договора. Не существует определенных правил относительно установления срока действия соглашения и условия его окончания. Они устанавливаются в каждом конкретном случае в ходе переговоров сторон. Наличие в соглашении положений о промышленной собственности или ноу-хау существенным образом влияет на содержание норм, которые регламентируют поведение сторон после завершения действия соглашения. Международная практика лицензионной торговли свидетельствует, что срок действия лицензионных договоров не превышает 10 лет;

14) форс-мажорные обстоятельства и действия сторон договора в случае их наступления;

15) другие условия договора, если есть необходимость введения их в текст. Такие условия имеют право на существование, поскольку каждый объект права интеллектуальной собственности является уникальным и предусмотреть специфические условия его применения в типовом договоре невозможно.

Важную роль для установления правового статуса интеллектуальной собственности играет система научно-технической информации. Квалифицированное проведение патентно-конъюнктурных исследований по доступным источникам указанной информации, своевременное составление отчётов об этих исследованиях относительно объектов лицензионных операций в соответствии с рыночными отношениями является необходимостью для деловых людей, которые принимают участие в трансфере современных технологий. Выполнение указанных исследований фактически является первым этапом обеспечения охраны прав результатов научно-технической деятельности, в частности на будущие объекты лицензий.

5.3.4. Торговля лицензионными соглашениями (основные понятия)

Важным результатом экономических реформ в Украине стало создание национального рынка лицензий. Его становление связано с принятием нового законодательства об ИС.

Договоры о передаче прав подлежат регистрациинезависимо от того, являются ли они собственно лицензионными договорами или входят составной частью в смешанные договоры, такие, как договор залога, коммерческой концессии (франчайзинга), учредительный договор и др.

По форме договор о передаче прав на использование объекта ин­теллектуальной собственности — это продажа прав на использова­ние результатов интеллектуальной творческой деятельности, науч­но-технических достижений. Однако экономический смысл сделки заключается в продаже технологии, т.е. знаний и опыта, необходи­мых для налаживания производства, которые и являются чаще всего товаром в такой торговле.Поэтому передачу интеллектуальной соб­ственности называют торговлей лицензионными технологиями или лицензионными соглашениями.

Договор о передаче прав на использование объекта интеллекту­альной собственности (лицензионный договор) — это гражданско-правовой договор, по которому одно лицо (лицензиар) на определен­ных условиях должно предоставить другому лицу (лицензиату) при­надлежащие ему права на объект интеллектуальной собственности, обеспечив возможности практического использования передавае­мых прав на определенном рынке. Лицензиар (продавец) гарантирует получение таких же результа­тов у лицензиата (покупателя), какие уже имеет у себя. Лицензиат, в свою очередь, гарантирует использование этих результатов строго в рамках договора. Эти обстоятельства определяют особенность сдел­ки. В отличие от акта купли-продажи в торговле материальным про­дуктом, лицензионные операции, как правило, не заканчиваются в момент заключения сделки. Отношения сторон обязательно пред­полагают длительное и взаимовыгодное сотрудничество. Обе сторо­ны заинтересованы, чтобы переданные научно-технические дости­жения привели лицензиата к коммерческому успеху, частью которого он должен расплатиться с лицензиатом согласно договору между ними. Лицензионные договоры в основном подразделяются по двум главным признакам: по видам объектов интеллектуальной собст­венности и по объёмам передаваемых прав.

Почти половина всех лицензий предоставляется у нас на весь срок действия патента (договора об уступке патента). Это также не соответствует мировой практике, так как обычно покупатель исхо­дит из оценки периода моральногостарения технологии, который обычно значительно короче срока действия патента. При необходи­мости предусматривается возможность продления договора. Завы­шение срока приводит к ошибкам в определении цены технологии.

При обязательной регистрации всех патентных лицензий на внутреннем рынке наше государство не контролирует пока анало­гичные коммерческие сделки с зарубежными партнерами. Это сни­жает эффективность технологического обмена с другими странами и часто приводит к обесцениванию или потере отечественного научно-технического потенциала.

Имеется множество примеров, когда недостаток необходимых знаний и опыта наших предпринимателей в сфере междуна­родной торговли лицензиями приводил к необоснованной передаче поку­пателю всех прав на ИС, к включению покупателя в состав патенто­обладателей, чрезмерно высоким (50% и более) отчислениям покупателю от будущих доходов по лицензионным сделкам, переда­че покупателю 80-90% акций в составе совместных предприятий. Впрочем, не всё здесь столь однозначно. Лицензионный договор - это одна из сделок многостороннего и многолетнего партнерства, доходность которого оценивается по общим итогам.

Содержание договоров о передаче прав на использование интеллектуальной собственности

Невозможно дать универсальный рецепт подготовки договора о передаче прав на использование объектов интеллектуальной собст­венности. Специфика его предмета, позиции сторон, законодатель­ство и многие другие факторы в существенной степени влияют на его структуру и содержание.

С усложнением техники и технологий стало очевидным, что для реального использования разработок одного лишь разрешения на использование прав на объект интеллектуальной собственности не­достаточно. Необходима передача технической документации, зна­ний, опыта и оборудования продавца (лицензиара), которые обес­печат покупателю (лицензиату) возможность фактического производства продукции по лицензии.

Как уже отмечалось ранее, договоры о передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности названы законодателем по-разному для различных видов нематериальных объектов. Для простоты изложения будем в этом разделе называть такой договор лицензионным.

В современном торговом обороте лицензионный договор связывается не только с обладанием исключительными правами, основанными на охранных документах, но в первую очередь с фактически «исключительным» обладанием знаниями, без которых техническое новшество не может быть использовано. Структура лицензионного договора состоит из следующих статей:

Преамбула.

- Определение терминов.

- Предмет соглашения.

- Техническая документация.

- Гарантии и ответственность.

- Платежи.

- Сборы и налоги.

- Конфиденциальность.

- Реклама.

- Информация и отчетность.

- Усовершенствования и улучшения.

- Защита передаваемых прав.

- Срок действия и условия расторжения.

- Последствия прекращения действия соглашения.

- Арбитраж.

Рассмотрим содержание отдельных статей лицензионного договора.

В преамбуле договора должны быть отражены намерения сторон при подписании соглашения.

Наличие статьи «Определение терминов» — характерная особенность всех лицензионных договоров. В ней приводятся определения используемых понятий во избежание их двоякого толкования сторонами. Перечень таких понятий составляется по взаимной догово­ренности сторон. Как правило, основными из них являются: «продукция по лицензии», «технологический процесс», «специальная продукция», «специальный способ», «оборудование», «техническая документация», «комплектующие изделия», «патенты», «ноу-хау», «территория», «зона экспорта», «начало коммерческого производства», «отчётный период», «продажная цена».

В определении «продукция по лицензии» приводятся название или/и индекс продукции, разработанной лицензиаром, которая будет производиться лицензиатом в соответствии с условиями договора. В случае, если объектом лицензионного договора является не сама продукция, а способ её производства, в первую очередь приводится определение понятия «технологический процесс».

Срок договора

Лицензиат, естественно, будет хотеть, чтобы лицензия действовала так долго, как это возможно, тогда как лицензиар захочет огра­ничить срок пользования ею, чтобы в случае изменения обстоятельств он смог заключить более выгодную сделку. Однако лицензиар должен будет принять во внимание время, необходимое лицензиату для возврата инвестиций, которые связаны с приобретаемой технологией. Лицензиату необходимо время на организацию производства и реализации, время, нужное, чтобы гарантировать доход от лицензии.

Если лицензиар не даст лицензиату достаточно времени, чтобы получить справедливый доход на свои инвестиции, потенциальный лицензиат обязательно покинет переговоры. После предоставления времени, необходимого для освоения технологии, обычно лучше установить разумный срок действия лицензии в несколько лет (скажем, 3…7 лет), но при условии, что лицензиат будет эксплуатировать лицензию, делая адекватное число продаж.