J. НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК, КОНТРАФАКЦИЯ И ПОДДЕЛКА ЭТИКЕТОК И УПАКОВКИ

(а) Нарушение права на товарный знак

9.198. Нарушение права на товарный знак означает регистрацию или использование, как правило, общеизвестного иностранного товарного знака, который не зарегистрирован в стране (или является юридически недействительным в результате неиспользования).

9.199. Парижская конвенция в своей статье 6bis предусматривает, что общеизвестному товарному знаку должна быть предоставлена охрана, даже если он не зарегистрирован в стране. Данная норма является важным основанием для защиты общеизвестных знаков изготовителя (brands) от правонарушения. Однако действие статьи 6bis ограничено идентичными или подобными товарами. Часто правонарушители в отношении общеизвестных товарных знаков используют их на совершенно разных товарах или в отношении услуг. Более того, иногда суды требуют, чтобы товарный знак был общеизвестным в стране, и отклоняют охрану, даже если подлинный владелец товарного знака может доказать его общеизвестность на международном уровне в значительном числе стран. Поэтому необходима более совершенная защита от нарушения прав на товарные знаки.

(b) Контрафакция

(i) Что такое контрафакция?

9.200. Контрафакция — это прежде всего подделка товара. Поддельный товар не только идентичен в общем смысле термина, он еще производит впечатление подлинного товара (например, сумка LOUIS VUITTON), создаваемого или предлагаемого подлинным промышленником или торговцем.

9.201. Конечно, предложение такого поддельного товара только тогда имеет смысл, когда подлинный товар известен потребителю. Поэтому поддельные товары часто относятся к категории предметов роскоши и снабжены общеизвестным товарным знаком. Однако на самом деле это только совпадение: поддельные товары могут быть также товарами массового потребления или товарами, непродаваемыми с товарным знаком, но защищаемыми другими правами интеллектуальной собственности, такими, как авторское право или охрана промышленных образцов. Они также могут быть известны только небольшой группе специализированных потребителей — это, например, тормоза, применяемые для автомобилей или авиации, или пестициды, известные заказчикам в сельском хозяйстве. В то же время эти примеры показывают, насколько опасным может быть использование поддельных товаров (однажды применение поддельного пестицида привело к уничтожению всего годичного урожая зерна в большом регионе Африки).

9.202. Наиболее типичными и широко известными примерами поддельных товаров являются поддельные сумки LOUIS VUTTTON, поддельные часы ROLEX, CARTIER и другие шикарные часы, поддельная спортивная обувь PUMA и REEBOK, поддельные спортивные майки LACOSTE и т. п. Всемирный сбыт подцельных сумок LOUIS VUITTON и часов ROLEX превышает объем продаж подлинных товаров. Это показывает, что контрафакция представляет собой экономическое явление, имеющее мировое значение. На самом деле, всемирный сбыт поддельных товаров оценивается на уровне около 5% от объема мировой торговли, и эта цифра возрастает. В действительности важно признание того факта, что контрафакция является экономическим преступлением, сравнимым с кражей. Подцелыватели не только обманывают потребителя, но также подрывают репутацию подлинного изготовителя, помимо того что они не платог государству налоги и другие пошлины.

(ii) Правовая защита от контрафакции

9.203. Хотя это и не является условием и не всегда имеет место на практике, но поддельные товары, как правило, снабжены товарным знаком. Это обстоятельство имеет преимущество, позволяющее трактовать контрафакцию как действие, дающее основание для возбуждения судебного дела как нарушение права на товарный знак, что обычно бывает проще, нежели сражаться в порядке обороны против нарушения других прав интеллектуальной собственности. Контрафакцию можно чаще всего рассматривать как специфический пример серьезного нарушения права на товарный знак, в отличие от которого, в соответствии с законодательством о товарных знаках, судебные дела решать юридически проще, так как обычно товарный знак и товары являются идентичными или, по крайней мере, почти идентичными. Однако ввиду того что контрафакция представляет собой экономически серьезную и важную проблему, средства правовой защиты, установленные в соответствии с законодательством о товарных знаках, часто недостаточны для того, чтобы служить в качестве эффективной правовой санкции. Эта проблема касается в первую очередь трех сфер принуждения к исполнению закона, причем все они существенны, коль скоро необходима успешная борьба с контрафакцией.

9.204. Законодательства могут предусматривать жесткие уголовные санкции, включая лишение свободы. Большинство законодательств в области товарных знаков предусматривают уголовные санкции за нарушение прав на товарные знаки, однако они введены в действие давно и больше не являются реальными даже для «обычных» судебных дел по нарушению прав на товарные знаки. Подделыватели платят штрафы из своего кармана, так что случаи лишения свободы редки.

9.205. Необходимы неотложные и далеко идущие меры. Подделыватели не ведут свои дела по обычному служебному адресу; в случае судебного преследования они имеют тенденцию исчезать. Нередко их обнаруживают только по завершении длительного и тщательного расследования. Поэтому актуальна потребность в предварительных мерах таких как временные судебные запреты (в Соединенном Королевстве очень полезной мерой является так называемое постановление Энтони Пиллера). В силу таких предварительных мер поддельные товары могут быть конфискованы, а лицо, владеющее ими, обязано проинформировать подлинного владельца об их происхождении.

9.206. Поскольку контрафакция представляет собой явление в сфере международной торговли, также необходимо уполномочить таможенные власти на проверку товаров на границе их стран и конфискацию поддельных товаров по требованию владельца товарного знака, проставленного на них.

(с) Подделка этикеток и упаковки

9.207. Случаи, обсуждаемые в данном разделе, лежат между обычным нарушением прав на товарные знаки и контрафакцией (иногда приближаясь очень близко к контрафакции). Как и в случае контрафакции, маркировка и упаковка конкурентоспособного товара подделываются, однако в этом случае подделка не производит впечатление подлинности. Если поставить подлинный товар и подделку рядом (хотя потребители редко поступают таким образом), их можно отличить друг от друга, и обычно подделыватель не прячется за спину изготовителя подлинного товара; он торгует под своим именем. Он как бы не преступник, а конкурент, который пользуется недобросовестными методами.

9.208. Вместо того чтобы разработать своими силами этикетку или упаковку, создающие для товара имидж его создателя, подделыватель старается воспользоваться репутацией конкурентоспособного товара, придав своему товару внешний вид, настолько сходный с ним, что на рынке возникает смешение.

9.209. Часто подделыватель использует товарный знак (в смысле названия товара), который является сходным до степени смешения с товарным знаком его конкурента. Если он так поступает, то он нарушает право на товарный знак.

9.210. В ряде случаев словесный знак, используемый подделывателем, в некоторой мере, но не до степени смешения сходен со знаком его конкурента, хотя может быть совершенно отличным от него. В таких ситуациях смешение на рынке возникает только, или главным образом, в результате использования цветов или графических элементов, которые идентичны или очень сходны с этими элементами на этикетке или упаковке конкурента. Этикетки и упаковка редко регистрируются в качестве товарных знаков, что означает, что законодательство о товарных знаках в основном не дает никакого основания для вмешательства в таких случаях. Они должны рассматриваться в соответствии с нормами законодательства о недобросовестной конкуренции.

9.211. В принципе общепринято считать, что несанкционированное использование товаров какого-то лица под товарным знаком конкурента является незаконным (недобросовестной конкуренцией). Если этикетка или упаковка товара является сходной до степени смешения с товаром конкурента, это условие обычно выполняется.

Литература к разделу J:

Международное бюро ВОИС. Введение в законодательство о торговых знаках и практику их использования (второй выпуск). WIPO, Pub. No. 653(E) (1993).