К. ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

(а) Причины для изменения в праве собственности

9.212. Право собственности в отношении товарного знака может изменяться по разным причинам и разными способами.

9.213. Права на товарный знак могут, после смерти физического лица, перейти к наследнику. Такое изменение в праве собственности возможно только в том случае, если законодательство о товарных знаках допускает частную собственность в отношении товарных знаков. Аналогичным образом товарный знак может перейти к новому владельцу в случае банкротства. Другое автоматическое изменение в праве собственности может произойти в результате слияния двух компаний. Однако никакое автоматическое изменение не имеет места в случае поглощения компании путем скупки акций на рынке или когда приобретается определенный капитал компании, включая права интеллектуальной собственности.

(b) Добровольное изменение в праве собственности: уступка

9.214. Уступки являются наиболее распространенной формой изменения в праве собственности. Как правило, однако не обязательно, они являются частью контракта на закупку, в результате которого они продаются при уплате определенной денежной суммы.

9.215. Законодательство некоторых стран допускает уступку товарных знаков только вместе с денежной оценкой неосязаемого капитала (престиж и т. д.), относящегося к знаку. Утверждается, что потребители привыкают к товару, сбываемому с товарным знаком, так что передача предприятия или части предприятия, использующего знак, ввела бы потребителей в заблуждение. Тем не менее существует явная тенденция к допущению свободных уступок товарных знаков. Товарные знаки, часто уступаемые без денежной оценки неосязаемого капитала, — это те знаки, которые не используются на протяжении многих лет. Кроме того, часто компании имеют сложную правовую структуру, и, когда одна компания поглощается другой, может случится, что товарные знаки передаются новой материнской компании, тогда как предприятия, на которых изготавливается продукция, продаваемая с этими товарными знаками, остается в собственности поглощенной компании. Пока новый владелец материнской компании и товарного знака гарантирует, что качество продукции, сбываемой с уступленным товарным знаком, останется на соответствующем уровне, потребители не будут вводиться в заблуждение.

9.216. Поэтому нет абсолютно никакой необходимости связывать уступку товарных знаков с денежной оценкой неосязаемого капитала, относящегося к ним. Достаточно и в то же время необходимо, гарантировать, что потребители будут защищены от обмана. Данный подход присущ разделу 21 Типового закона, который согласно пункту (1) допускает уступку регистрации или заявок на товарные знаки независимо от передачи всего или части предприятия, использующего знак, но который в соответствии с пунктом (2) предусматривает, что такая уступка недействительна, если ее цель или действие способны ввести в заблуждение общественность. Следует добавить, что в реальной жизни такие случаи редки, в особенности, когда регистрации товарных знаков уступаются полностью.

9.217. Более проблематичны частичные уступки. Для того чтобы в подобных случаях избежать смешения у публики, законодательство в области товарных знаков иногда допускает передачу права только в тех случаях, когда перечисленные товары не являются сходными с теми, которые остаются за прежним владельцем. Таким образом можно однозначно избежать смешения у публики, поскольку два товарных знака могут быть зарегистрированы разными владельцами с самого начала.

(с) Внесение записи об изменении в праве собственности

9.218. В принципе изменение в праве собственности в отношении товарных знаков вступает в силу без какого-либо внесения записи об этом. Это ясно в случае смерти иностранного владельца или банкротства либо слияния. Внесение записи, по крайней мере inter partes, в принципе не требуется даже для вступления в силу добровольного изменения в праве собственности путем уступки. Тем не менее законодательство в области товарных знаков, как правило, предусматривает внесение записи об изменениях в праве собственности по двум причинам:

(1)

новый владелец не может должным образом осуществлять свои права на товарные знаки, если он не является зарегистрированным владельцем;

(2)

в принципе передача не является обязательной для третьих лиц, пока она не зарегистрирована.

9.219. Это правило не может применяться без ограничения: если новый владелец выполнил все необходимые формальности, то есть если он представил необходимые документы в ведомство для регистрации изменения в праве собственности, он должен быть в состоянии принять меры по защите своего товарного знака от нарушения.

9.220. Законодательство в области товарных знаков в основном предусматривает, что регистрирующее учреждение отказывает в регистрации переуступки прав, которая, по его мнению, способна ввести потребителей в заблуждение.

9.221. Если уступка прав на самом деле вводит в заблуждение потребителя, она автоматически не имеет юридической силы и поэтому не может быть зарегистрирована достаточным с правовой точки зрения образом. Однако чиновник-регистратор не должен отказывать в регистрации уступок, если, по его мнению, имеет место лишь опасность смешения у потребителей. Очевидно, что такие случаи зависят от фактических обстоятельств, которые выходят за пределы того, что он знает из досье, — это, например, то, как новый владелец будет использовать товарный знак, будут ли потребители на самом деле введены в заблуждение и т. д., и это свидетельствует о том, что введение потребителей в заблуждение несвойственно уступке.

9.222. От частичной передачи отличается ситуация, при которой зарегистрированный владелец нескольких товарных знаков уступает некоторые из них, которые, в случае применения теста на проверку сходства товарных знаков, можно считать сходными до степени смешения.

9.223. В таком случае введение потребителя в заблуждение на самом деле не будет свойственно уступке. Будет или не будет потребитель введен в заблуждение — это зависит не только от того, как новый владелец воспользуется товарным знаком, уступленным ему, но также от того, как прежний владелец воспользуется товарным знаком, владельцем которого он все еще является. Стороны в уступке обычно в своих же собственных интересах включают в договор об уступке положения, которые регламентируют будущее использование обоих товарных знаков с тем, чтобы избежать смешения у заинтересованных лиц. В таких случаях чиновник-регистратор не должен наделяться полномочиями отказывать в регистрации уступки и дело должно передаваться на усмотрение судов.

9.224. Если уступка прав, не имеющая юридической силы в силу того, что она по существу вводит в заблуждение общество, или по любой иной законной причине за пределами закона о товарных знаках, однако была зарегистрирована, возникает вопрос относительно того, каковы последствия такой регистрации.

9.225. Недействительность уступки не ведет к недействительности самих прав на товарные знаки. Однако права на товарные знаки остаются за цедентом, прежним владельцем. Это означает, что любое использование товарного знака вновь зарегистрированным владельцем на самом деле не является использованием и по истечении льготного периода использования товарного знака последний открыт для аннулирования. Конечно, цедент и прежний зарегистрированный владелец товарного знака, который остался владельцем, фактически могут использовать его, однако вряд ли так поступят, поскольку стороны обычно не знают о юридической недействительности уступки.

(d) Формальности

9.226. В интересах правовой безопасности уступки должны подтверждаться в письменном виде. Заявка на регистрацию уступки также должна оформляться в письменном виде либо цедентом, либо цессионарием. Если обращается цедент, достаточным является простое письменное ходатайство, подписанное им самим или его правопреемником. С другой стороны, если о внесении изменения в право собственности ходатайствует цессионарий или любой иной новый владелец товарного знака, как правило, требуется, чтобы ходатайство сопровождалось подтверждающими документами (договором об уступке, подписанным цедентом, или любым иным доказательством изменения в праве собственности). Однако в таких случаях также должно быть достаточным просто подписание ходатайства об изменении в праве собственности новым владельцем товарного знака или его правопреемником без какой-либо необходимости в засвидетельствовании, легализации или ином удостоверении.

Литература к разделу K:

Международное бюро ВОИС. Введение в законодательство о торговых знаках и практику их использования (второй выпуск). WIPO, Pub. No. 653(E) (1993).