Експертиза у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права на комерційне (фірмове) найменування

У вирішенні спорів, пов’язаних із захистом права на комерційне найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 ЦК України та статті 159 ГК України, відповідно до яких охорона надається власнику фірмового найменування виключно проти використання іншими особами однакового, тобто тотожного комерційного (фірмового) найменування. Тому у спорах про захист прав на комерційне найменування суди не повинні ставити на розгляд судової експертизи питання про наявність чи відсутність схожості між комерційними найменуваннями до ступеня змішування. Проте, у разі необхідності, може бути поставлене питання про наявність чи відсутність тотожності між комерційними позначеннями.

Слід також зазначити, що одне з конфліктних комерційних позначень може бути зареєстрованим як товарний знак. При цьому слід враховувати, що однозначного алгоритму вирішення спору про порушення (зіткнення) прав на фірмове найменування і товарний знак наше законодавство не містить. У Законі про товарні знаки лише вказується, що не реєструються як товарні знаки відомі на території України фірмові найменування (чи їх частина), що належать іншим особам, які одержали право на ці найменування раніше дати надходження заявки на товарний знак. А оскільки єдиного Реєстру фірмових найменувань у нас немає, то під “відомістю” в даному випадку необхідно розуміти загальновідомість (або “добре відомість” – ст. 25 Закону України про товарні знаки), тобто те, що це фірмове найменування є добре відомим знаком, який охороняється без реєстрації. Але це ще потрібно довести.

Те саме стосується і відносно нової категорії спорів - вирішення конфлікту між власником товарного знака і власником доменного імені (адреси сайту).

У загальному випадку порушення виключних прав на товарний знак відбувається шляхом реєстрації і використання третьою особою доменного імені, тотожного із зареєстрованим товарним знаком.

Першопрохідником у цьому напрямку стала компанія "Кодак", що заборонила використовувати їхній знак як адресу сайту. Їм це вдалося, але далеко не відразу. Набагато частіше судами виносяться протилежні рішення. При виникненні такої колізії важливо розуміти, що, як було встановлено нами в п. 3, порушенням прав на товарний знак є не просте введення в господарський оборот аналогічного позначення, а введення його в господарський оборот у відношенні однорідних товарів і послуг. Якщо дана дія відбувається у відношенні товарів і послуг, неоднорідних із зазначеними у свідоцтві на товарний знак, то довести факт порушення дуже важко. Тому навряд чи можна, наприклад, визнати саму реєстрацію доменного імені порушенням прав на товарний знак, хоча й існують подібні рішення судів. Варто підкреслити, що вони були винесені, в основному, у відношенні так званих «загальновідомих знаків» (які можуть охоронятися і без реєстрації).