Е. НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

(а) Исключительное право патентовладельца

7.86. Вообще говоря, патентовладелец приобретает право, обеспеченное законом, решать, кто будет, а кто не будет использовать его запатентованное изобретение. Он сохраняет это право на период действия патента, при условии, что он выплачивает любые необходимые периодические или возобновительные пошлины.

7.87. Права патентовладельца на его изобретение обычно ограничены рядом совершенно различных обстоятельств.

7.88. Во-первых, формула изобретения, которая определяет монополию, может быть пересмотрена или признана недействительной судами из-за недостатков, которые не были обнаружены до выдачи патента.

7.89. Во-вторых, если изобретение представляет собой усовершенствование или развитие ранее существующего патента, патентовладельцу может потребоваться получить лицензию и произвести лицензионный платеж владельцу более раннего патента.

7.90. В-третьих, права патентовладельца обычно ограничены патентным законом независимо от юридической силы его патента. В большинстве патентных систем от патентовладельца требуется, например, использовать его изобретение или от своего собственного имени, или путем предоставления другим лицам лицензии на его использование, если он желает сохранить свою монополию. Например, недобровольная (принудительная) лицензия может быть выдана третьим лицам, если можно продемонстрировать, что запатентованное изобретение не используется или недостаточно используется в стране.

7.91. Наконец, четвертым правовым ограничением права патентовладельца использовать его изобретение является то, что запатентованное изобретение часто может использоваться правительством или третьими лицами, уполномоченными правительством, если того требуют общественные интересы, на условиях, установленных соглашением или судебными инстанциями.

7.92. За исключением только что упомянутых ограничений, выдача патента позволяет его владельцу не допускать использования запатентованного изобретения другими лицами. Право владельца называется исключительным потому, что оно позволяет исключить других лиц из использования изобретения, и потому, что владелец является единственным лицом, которому дозволено использовать изобретение до тех пор, пока другие лица не получат разрешение на совершение подобного действия посредством, например, лицензии. На практике это исключительное право патентовладельца имеет два основных применения, а именно: защиту от нарушения патентных прав и возможность передавать или лицензировать право на изобретение, частично или полностью. Лицензирование запатентованного изобретения будет обсуждаться в главе ниже.

7.93. Нарушение исключительного права патентовладельца заключает в себе несанкционированное использование запатентованного изобретения третьим лицом. Создание изобретения, и в частности доведение его до промышленной реализации, обычно требует значительных расходов со стороны заявителя — будущего обладателя патента на изобретение. Поэтому патентовладелец желает компенсировать эти расходы с выгодой при последующей эксплуатации запатентованного изобретения, в частности путем продажи продуктов, изготовленных на основе изобретения.

(b) Осуществление прав

7.94. Инициатива в осуществлении прав на патент принадлежит исключительно патентовладельцу. Именно он отвечает за обнаружение нарушений и доведение их до сведения нарушителя. Во многих юрисдикциях существует строгая норма, заключающаяся в том, что патентовладелец не может угрожать судебным иском, не подвергаясь возможности принятия жестких контрмер, включая возмещение убытков, если будет доказано, что угрозы не имели оснований. Основная цель таких положений в законе состоит в том, чтобы не позволтъ патентовладельцам угрожать заказчикам лиц, обвиняемых в нарушениях, без преследования главного нарушителя. С практической точки зрения вежливое письмо, в котором отмечается существование патента, подразумевает то, что патентовладелец предъявит иск, если нарушение будет продолжаться. Доказано, что такое письмо вполне эффективно в пресечении нарушения.

7.95. Если нарушитель настойчив, патентовладелец может рассмотреть вопрос о том, желает ли он предоставить лицензию. Многие зарождающиеся споры разрешаются на ранней стадии через посредство переговоров о выдаче лицензий, причем условия лицензирования отражают искусство ведения переговоров сторонами. Но если патентовладелец неохотно соглашается выдать лицензию на условиях, приемлемых для лицензиата, он может прибегнуть к помощи судебного иска по факту нарушения, испрашивая наложение судебного запрета на нарушение. Неизменным правовым ответом нарушителя, желающего продолжать конкуренцию, является ходатайство о признании патента недействительным.

7.96. Огромное большинство споров о нарушениях патентных прав на патенты никогда не достигает стадии судебного процесса, а разрешается за столом переговоров. Из тех же споров, которые достигают этапа, на котором возбуждается официальный судебный иск, очень немногие проходят стадию предварительного следствия, и обычным исходом является урегулирование спора до слушания дела в суде, возможно, с помощью неофициального третейского судьи. На урегулирование подобных споров может уйти несколько лет, особенно в сложных случаях, однако они, как правило, не связаны с крупными судебными издержками. Такие урегулирования почти постоянно влекут за собой предоставление лицензии и, возможно, возмещение убытков.

(с) Виды нарушения патентных прав

7.97. Есть несколько путей, по которым может пойти нарушение прав на патенты. Во-первых, возникают ситуации, когда право на патент преднамеренно нарушается третьим лицом в отсутствие какой-либо попытки избежать нарушения, другими словами, имеет место преднамеренное пиратство или контрафакция запатентованного изобретения. Это может быть или прямым копированием изобретения, или даже незначительными его изменениями или модификациями. Такая форма нарушения может встречаться по причине того, что третье лицо неразборчиво в средствах, или потому, что оно получило информацию от своего патентного поверенного о том, что данный патент или один или несколько пунктов формулы изобретения не имеют юридической силы.

7.98. При такой форме нарушения обычно не возникает аргументов относительно того, насколько реально возникновение факта нарушения. Если все признаки запатентованного изобретения скопированы, нарушение должно иметь место, и тогда разрешению подлежит единственный вопрос, а именно: достоверна ли формула изобретения.

7.99. Вторая ситуация возникает тогда, когда нарушение преднамеренное, но была предпринята попытка избежать его. Часто случается, что, как только изобретение раскрыто или путем распродажи продукта, содержащего изобретение, или в опубликованном патентном документе, или в какой-то иной публикации, третьими лицами овладевают идеи. Обычно публикация очерчивает проблему и указывает способ ее решения. Потом уже третьи лица стараются найти альтернативный путь решения той же самой задачи. И хотя третьи лица пытаются «изобрести» новое изобретение, используя при этом основную идею автора изобретения, результат не всегда явно выходит за пределы объема формулы. По-видимому, это наиболее общая форма нарушения патентных прав, с которой сталкиваются патентовладельцы, и она дает начало большей части судебных споров.

7.100. Последняя ситуация возникает при случайном нарушении. Как только патентовладелец сталкивается с чем-то таким, что олицетворяет его идею, он, естественно, чувствует, что его изобретение копируется. Это не обязательно так всегда, поскольку может быть множество людей, занятых в одно и то же время разрешением конкретной задачи. Например, все научно-исследовательские отделы различных крупных организаций могут работать над одной и той же проблемой. Аналогичным образом могут быть несколько компаний, получивших предложение исполнения контракта для решения конкретной проблемы или для достижения определенного результата, и при этом они могут столкнуться со схожими идеями, могущими быть предметом запатентованного изобретения. Таким образом, хотя чувство патентовладельца может подсказывать ему, что его изобретение копируется, третье лицо фактически иным путем пришло к сходному, если не идентичному, техническому решению.

(d) Элементы при установлении нарушения патентных прав

7.101. Для установления факта нарушения патентных прав патентовладелец должен доказать все следующие элементы:

(1)

совершение запрещенного действия;

(2)

запрещенное действие должно было иметь место после публикации заявки на изобретение или выдачи патента, если нет никакой ранней публикации;

(3)

запрещенное действие должно было иметь место в стране, в которой выдан патент;

(4)

запрещенное действие должно было иметь отношение к продукту или способу, подпадающему под охрану в объеме формулы изобретения по патенту.

(i) Запрещенные действия

7.102. Наиболее важным элементом при установлении факта нарушения является совершение запрещенного действия. Вообще говоря, такие действия перечислены в патентном законе. Запрещенное действие — это такое действие, которое связано с изготовлением, использованием, продажей или ввозом запатентованного продукта, либо использованием запатентованного способа, либо изготовлением, использованием, продажей или ввозом продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

7.103. Изготовление продукта означает, что продукт, описанный и заявленный в патенте, получен на практике. Такое изготовление также упоминается как производство, особенно когда продукт производится в коммерческом масштабе. Способ производства и количество произведенного продукта не относятся к делу, насколько оно касается нарушения запатентованного продукта. Однако в большинстве законов присутствуют три основных исключения из правила нарушения исключительных прав на изготовление запатентованного продукта, а именно:

(1)

когда запатентованный продукт изготавливается исключительно в целях научных исследований и экспериментов;

(2)

когда третье лицо начало изготовление продукта до даты подачи заявки на изобретение, воплощенное в продукте; и

(3)

когда запатентованный продукт изготавливается по принудительной лицензии или с разрешения правительства в интересах общества.

7.104. В отношении запатентованных способов только прямое изготовление продуктов запатентованным способом является запрещенным действием. В данном контексте «прямое» означает «непосредственное» или «без последующей переработки или модификации».

7.105. Одной из трудностей в установлении факта нарушения в отношении продуктов, непосредственно полученных запатентованным способом, является трудность доказывания того, что для изготовления продукта использовался запатентованный способ. Некоторые патентные законы содержат положения, которые частично разрешают эту трудность. Такие законы предусматривают поворот бремени доказывания в отношении патентов на способы, вводя следующую презумпцию: если продукт, появляющийся непосредственно в результате использования запатентованного способа, был новым на дату подачи или дату приоритета заявки на изобретение, презюмируется, что сходный продукт, изготовленный третьим лицом, получен тем же способом. Другие законы идут дальше и устраняют эту трудность за счет того, что не ограничивают полученный продукт тем, который должен быть новым.

7.106. Использование запатентованного продукта не требует, чтобы использование было повторяющимся или непрерывным. Правило заключается в том, что использование является запрещенным действием независимо от того, кто использует запатентованный продукт и для каких целей. Использование запатентованного продукта является запрещенным действием независимо также от того, изготовлен ли фактически используемый продукт патентовладельцем или другим лицом с разрешения этого владельца или без такого разрешения.

7.107. В большинстве законов существуют пять исключений, не являющихся нарушениями исключительных прав на использование запатентованного продукта, а именно:

(1)

когда запатентованный продукт используется исключительно в целях научных исследований и экспериментов;

(2)

когда используемый запатентованный продукт был представлен на рынок данной страны обладателем патента на изобретение или с его разрешения;

(3)

когда использование запатентованного продукта происходит на транспортных средствах, следующих транзитом через страну;

(4)

когда запатентованный продукт используется третьими лицами, имеющими специальное право продолжать изготавливать продукт; и

(5)

когда запатентованный продукт используется по принудительной лицензии или по разрешению правительства в интересах общества.

7.108. Продажа запатентованного продукта является запрещенным действием независимо от того, изготовлен ли фактически продаваемый продукт патентовладельцем, с его разрешения или без такового. Любой продукт, подпадающий под описание и формулу изобретения, даже если он изготовлен без разрешения владельца, является запатентованным.

7.109. Ввоз продукта просто означает, что изделие, представляющее собой запатентованный продукт или включающее его, импортируется в страну, в которой предоставлена охрана. Таким образом, ввоз — это физическое действие транспортировки продукта через границу на территорию страны. При этом неважно, из какой страны осуществляется ввоз, осуществляется ли он с целью использования или продажи либо безвозмездного распространения. Не существенно и то, пользуется ли ввозимый продукт патентной охраной в стране-производителе или в стране, из которой ввозится.

7.110. Принципы охраны, применяемые по отношению к использованию, продаже и ввозу запатентованного продукта, будучи соответственным образом модифицированы, применимы также к использованию, продаже и ввозу продуктов, изготовленных непосредственно запатентованным способом.

(ii) После публикации заявки или выдачи патента

7.111. Второй элемент при установлении факта нарушения патентных прав, а именно то, что запрещенное действие должно иметь место после публикации изобретения, либо в заявке на изобретение, либо в выданном патенте, требует незначительного пояснения. Было бы несправедливо обвинять третьи лица в нарушении, когда подробности изобретения не были общедоступными для того, чтобы увидеть, что же на самом деле нельзя делать.

(iii) В стране, где выдан патент

7.112. Третий элемент при установлении факта нарушения патентных прав также требует небольшого пояснения. Вообще говоря, действие патентов не выходит за пределы страны, которая выдала патент. Патентный закон страны не имеет силы ни в одной другой стране. Тем не менее в незначительном числе стран, в частности в странах Британского содружества наций, территориальное действие патента Соединенного Королевства может быть распространено на эти страны владельцем патента Соединенного Королевства путем подачи, как правило в течение трех лет с даты выдачи патента, ходатайства о регистрации такого патента в той или иной стране.

(iv) В пределах объема формулы изобретения

7.113. Четвертый элемент при установлении нарушения патентных прав — это тот, который обычно имеет решающее значение в любом судебном процессе о нарушении патентных прав. Объем патентной охраны определяется во всех странах содержанием формулы изобретения. Содержание формулы интерпретируется судом, а то, как суд будет интерпретировать формулу, в свою очередь, зависит от национального закона и в определенной степени от правил или инструкций. Следовательно, смысл формулы изобретения будет зависеть от ее интерпретации юрисдикционным органом.

7.114. Суды, особенно в системах общего права, пытаются определить, какую структуру описывает формула изобретения и действительно ли структура, являющаяся предметом судебного спора, соответствует указанной в формуле изобретения.

7.115. При попытке ответить на вопрос, является ли некоторая структура нарушением патентных прав, вытекающих из конкретного пункта формулы изобретения, пункт формулы изобретения необходимо разбить на отдельные элементы, а затем сравнить их с элементами предполагаемой незаконной структуры, чтобы увидеть, есть ли совпадение. Если пункт формулы изобретения на самом деле мог быть составлен с тем, чтобы понять предполагаемую незаконную структуру, не растягивая слишком формулировку пункта формулы, тогда нарушение действительно могло иметь место. Если, с другой стороны, пункт формулы изобретения ограничивается чем-то таким, что вообще не присутствует в предполагаемой незаконной структуре, тогда нарушения может и не быть вовсе.

7.116. В процессе сравнения отдельных признаков формулы с соответствующими признаками предполагаемой незаконной структуры необходимо ответить на следующие вопросы:

(1)

Все ли признаки формулы присутствуют в предполагаемой незаконной структуре?

(2)

Все ли признаки имеют одинаковый вид?

(3)

Все ли признаки выполняют одинаковую функцию?

(4)

Имеют ли признаки одинаковую связь с другими признаками?

7.117. Если ответы на все вопросы положительны, можно сказать, что нарушение патентных прав имеет место, конечно, в зависимости от того, достоверна или нет формула изобретения. Следовательно, основной критерий наличия факта нарушения патентных прав можно сформулировать так: незаконный продукт или способ включает все существенные признаки, зафиксированные в формуле изобретения.

7.118. Конечно, установление нарушения патентных прав не всегда является четко определенным. Например, изменение формы не устраняет нарушения, если это не ведет к изменению полученного результата. Дальнейшее изменение порядка стадий процесса не устраняет нарушения, если результат остается тем же. Кроме того, наличие дополнительных признаков в предполагаемой незаконной структуре не устраняет нарушения, если также присутствуют все признаки патентной формулы.

7.119. Одной из наиболее трудных сфер интерпретации патентной формулы является определение того, имела или не имела место замена эквивалентных признаков в инкриминируемом нарушении патентных прав. Это так называемая «доктрина эквивалентов», которая хорошо известна в практике судебных разбирательств по патентам многих стран. Короче говоря, доктрина указывает, что нарушителю не должно быть дозволено продолжать свои действия, если он в основном применяет запатентованное изобретение, просто заменяя признак изобретения вариантом, который технически и функционально эквивалентен признаку, содержащемуся в формуле изобретения, независимо от того, приводит ли вариант, используемый нарушителем, к усовершенствованию изобретения, или он приводит к его ухудшению. Эквивалентность ограничивается теми случаями, когда вариант или варианты, используемые нарушителем, функционируют в основном так же и приводят к получению в основном того же результата, что и признак или признаки, содержащиеся в одном или нескольких пунктах формулы изобретения.

(е) Средства правовой защиты, которыми располагает патентовладелец

7.120. Имеющиеся в распоряжении патентовладельца средства правовой защиты, если установлен факт нарушения, обычно предусматриваются в национальном патентном законе и, как правило, присутствуют в двух формах, а именно в форме гражданско-правовых санкций и форме уголовных санкций. Эти средства предусмотрены для обеспечения уважения и защиты исключительных прав патентовладельца.

7.121. Вообще говоря, гражданско-правовые санкции имеются в распоряжении во всех случаях нарушения патентных прав, тогда как уголовные санкции доступны только при определенных обстоятельствах, а именно в случаях преднамеренного совершения нарушения.

7.122. Обычно имеющиеся в распоряжении уголовные санкции включают присуждение компенсации за убытки, наложение судебного запрета или любое иное средство судебной защиты, предусмотренное в общем законе, такое, как конфискация и уничтожение незаконных продуктов или инструментов, используемых для изготовления этих продуктов.

7.123. Если патентовладелец устанавливает в суде, что нарушение произошло или происходит, он имеет право на денежное возмещение убытков, сумму которого устанавливает суд. Компенсация за убытки взыскивается с нарушителя патентных прав только за нарушения, совершенные с даты публикации изобретения патентным ведомством в заявке на изобретение или в выданном патенте. Сумма убытков может быть определена по крайней мере двумя различными способами. Одним способом было бы установление убытков на уровне финансовых потерь, понесенных патентовладельцем в результате нарушения патентных прав. В соответствии со вторым способом исчисления убытки основывались бы на подсчете прибыли. Это не означает, что патентовладелец обязательно получит всю сумму прибыли, заработанную нарушителем на незаконных изделиях, но тем не менее подсчет прибыли может быть весьма близок к сумме фактической прибыли. Убытки также можно оценить, принимая во внимание отчисления патентовладельцу, выплачиваемые любыми лицензиатами. В этом случае суд может решить, что сумма понесенных убытков должна быть ниже суммы отчислений патентовладельцу на каждое изделие, и, поскольку они являются убытками, а не отчислениями, вероятно, что сумма убытков будет зафиксирована на более высоком уровне.

7.124. Согласно некоторым национальным законам нарушитель патентных прав не должен возмещать убытки, если он докажет, что на дату нарушения он не знал и не имел разумного основания для того, чтобы предположить существование патента.

7.125. Судебный запрет является запрещением действия по нарушению патентных прав. В таком случае суд выносит судебный приказ, предписывающий нарушителю патентных прав прекратить изготовление следующих копий или незаконные действия в отношении запатентованного изобретения. Если незаконное действие еще не совершено, но если третья сторона осуществила подготовку с намерением совершить незаконное действие («неминуемое нарушение»), судебный запрет означает, что нарушение патентных прав не может быть начато.

7.126. Уголовные санкции зависят от структуры уголовного права и процессуальных норм, применимых в стране. Обычными формами уголовной санкции являются наказание в виде лишения свободы или штрафа либо то и другое.

Литература к разделу Е:

Р. Smith. Введение в патентное право и его применение: Основные понятия.

WIРО, Риb. Nо. 672(Е) (1989).