В. УСЛОВИЯ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ

7.7. Изобретение, если оно подлежит патентной охране, должно соответствовать нескольким критериям. Наиболее существенные из них включают следующее: изобретение должно содержать патентоспособный объект, изобретение должно быть промышленно применимым (полезным), оно должно быть новым (содержать новизну), оно должно демонстрировать достаточный «изобретательский уровень» (быть неочевидным), раскрытие изобретения в патентной заявке должно отвечать определенным стандартам.

(а) Патентоспособный объект

7.8. Чтобы иметь право на патентную охрану, изобретение должно относиться к патентоспособному объекту. Перечень патентоспособных объектов устанавливается законом и обычно определяется путем исключений из патентоспособности. Является общим правилом, что патентная охрана предоставляется изобретениям во всех областях техники.

7.9. Области техники, которые могут исключаться из сферы патентоспособных объектов, включают следующие примеры:

(1)

открытия материалов или веществ, уже существующих в природе;

(2)

научные теории или математические методы;

(3)

сорта растений или породы животных либо в основном биологические процессы для производства таких сортов растений или пород животных, за исключением микробиологических процессов;

(4)

схемы, правила или методы, например, организации производства, выполнения чисто умственных расчетов или проведения игр;

(5)

методы лечения людей или животных или методы диагностики, применяемые на людях или животных (но не продукты, используемые в таких методах).

Литература к разделу А:

П. Смит. Введение в патентное право и его применение: Основные понятия. WIPO, Риb. Nо.672(Е)1989.

Международное бюро ВОИС. Пересмотр Парижской конвенции. РR/GЕ/11/2.

7.10. Кроме того, в интересах государства для различных видов продуктов или процессов, таких, как, например, медицинские препараты, сельскохозяйственные химикаты или изобретения в ядерной области, могут предусматриваться временные исключения из патентной охраны. Такие временные исключения находятся в стороне от текущей тенденции.

(b) Промышленная применимость (полезность)

7.11. Чтобы быть патентоспособным, изобретение должно быть таким, чтобы оно могло применяться в практических целях. Другими словами, изобретение не может быть чисто теоретическим. Это должно быть такое изобретение, которое могло бы быть осуществлено на практике. Если изобретение задумано как продукт или часть продукта, то должна иметься возможность получения продукта. И если изобретение задумано как процесс или часть процесса, то такой процесс должен быть осуществим — «применим», как часто говорят, на практике.

7.12. Слово «применимость» в выражении «промышленная применимость» означает возможность фактического изготовления или производства и возможность осуществления или использования на практике.

7.13. Слово «промышленная» в том же самом выражении имеет весьма специальное значение в терминологии патентных законов. В обычном языке «промышленная» деятельность означает техническую деятельность в определенном масштабе, а «промышленная» применимость изобретения означает применение (производство, использование) изобретения техническими средствами в определенном масштабе.

(с) Новизна

7.14. Новизна — это основное требование при любой экспертизе в отношении существа изобретения, являющееся неоспоримым условием патентоспособности. Однако необходимо подчеркнуть, что новизна не является чем-то, что может быть подтверждено или установлено; только ее отсутствие может быть доказано.

7.15. Изобретение является новым, если оно не предвосхищено предшествующим уровнем техники. Под «предшествующим уровнем» понимаются все знания, которые существовали до даты подачи или даты приоритета патентной заявки независимо от того, были ли эти знания раскрыты письменным или устным образом. Вопрос о том, что должен содержать «предшествующий уровень» на определенный момент, является предметом дискуссии по сей день.

7.16. Одна точка зрения состоит в том, что определение предшествующего уровня должно проводиться с учетом только лишь знаний, имеющихся в стране, где испрашивается охрана. Это исключает знания, имеющиеся в других странах, если они не поступили в страну на момент изобретения, даже если эти знания уже имелись за рубежом до даты изобретения.

7.17. Другая точка зрения основана на проведении грани между печатными публикациями и другими видами информации, такими, как устные сообщения и более раннее использование, и в зависимости от места публикации или сообщения.

7.18. Информация об изобретении, благодаря которой оно становится частью предшествующего уровня, может быть раскрыта тремя путями, а именно:

(1)

публикацией рукописи или публикацией в другой материальной форме описания изобретения;

(2)

словесным описанием изобретения, произнесенным публично; такое раскрытие называется устным сообщением;

(3)

публичным использованием изобретения или когда существует положение, при котором любой человек может его использовать; такое раскрытие является «информацией через использование».

7.19. Публикация в материальной форме требует, чтобы информация содержалась на физическом носителе, т. е. документе — в широком смысле этого термина, причем этот документ должен быть опубликован, иначе говоря, доступен для публики любым способом, таким, как поступление в продажу или в хранилище общественных фондов. Публикации включают выданные патенты или опубликованные патентные заявки, произведения, (рукописи, тексты, отпечатанные на машинке или типографским способом), рисунки, включая фотографии, чертежи или пленки, а также записи на пластинках или лентах на разговорном или закодированном языке.

7.20. Устное сообщение, как и предполагает само определение, подразумевает, что слова или форма раскрытия необязательно записываются как таковые, а включают также и лекции и радиопередачи.

7.21. Информация через использование является, по существу, публичным, зрительно осязаемым раскрытием, таким, как выставление на обозрение, продажа, демонстрация, незаписанные телевизионные передачи и фактическое публичное использование.

7.22. Документ порочит новизну заявленного изобретения, если в документе явным образом содержится предмет изобретения. Сформулированный в заявочной формуле объект, по которому проводится экспертиза, таким образом, подвергается сравнению элемент за элементом с содержанием каждой индивидуальной публикации. Отсутствие новизны может быть обнаружено только в том случае, если сама публикация содержит все признаки этой формулы, то есть публикация порочит объект формулы.

7.23. Однако отсутствие новизны может быть и не выражено прямо в публикации в том смысле, что при изучении публикации лицо, имеющее обычную квалификацию в данной области, может неизбежно достичь результата, описываемого выражениями формулы. Обычно вопрос об отсутствии новизны этого рода поднимается патентным ведомством только в том в случае, если не имеется повода сомневаться в практическом результате предшествующего изучения.

7.24. Следует отметить, что при рассмотрении новизны не разрешается объединять вместе отдельные элементы предшествующего уровня.

(d) Изобретательский уровень (неочевидность)

7.25. В отношении требования изобретательского уровня (также употребляется термин «неочевидность») вопрос о том, является или нет изобретение очевидным лицу, имеющему обычную квалификацию в данной области, представляется наиболее трудным из всех определяемых стандартов при проведении экспертизы по существу.

7.26. Включение подобного требования в патентное законодательство основано на предпосылке, что охрана не должна предоставляться на то, что уже известно как часть предшествующего уровня, или на все то, что могло бы быть установлено в качестве очевидного следствия из предшествующего уровня лицом, обладающим обычной квалификацией.

7.27. Лицом, обладающим обычной квалификацией в данной области, является лицо, прошедшее соответствующее техническое обучение и имеющее практический опыт. Выражение «обычная квалификация» намеренно исключает «лучшего» специалиста, которого можно найти. Подразумевается, что такое лицо ограничивается специалистом, который имеет средний уровень квалификации, который был достигнут в данной области в соответствующей стране.

7.28. Следует отметить, что новизна и изобретательский уровень являются разными критериями. Новизна существует, если имеется разница между изобретением и предшествующим уровнем. Вопрос «А имеется ли изобретательский уровень?» возникает только при наличии новизны. Выражение «изобретательский уровень» передает идею, что еще не является достаточным, чтобы заявленное изобретение было новым, т.е. отличным от тех, которые имеются в уровне техники. Необходимо, чтобы это отличие имело два признака. Во-первых, оно должно быть «изобретательским», т.е. являться результатом творческой идеи, и должно быть шагом вперед, т. е. оно должно быть заметным. Должна быть четко заметная разница между уровнем техники и заявленным изобретением. Вот почему в некоторых юридических системах существует понятие «продвижение вперед» или «прогресс» относительно предшествующего уровня.

7.29. Во-вторых, требуется, чтобы это продвижение вперед или прогресс были значительными и существенными для изобретения.

7.30. Чтобы оценить природу отличий, на которые полагаются как на образующие изобретательский уровень, приходиться принимать во внимание предшествующий уровень в целом. Таким образом, в отличие от оценки новизны подвергаемый экспертизе объект формулы сравнивается не с каждой публикацией или другим раскрытием в отдельности, а с их комбинациями в отношении того, насколько каждая такая комбинация является очевидной лицу, имеющему обычную квалификацию в данной области. Комбинация может быть глобальной, в то время как формула может определять набор известных по отдельности объектов, например новая форма стиральной машины, включающая определенный тип мотора, соединенного с определенным типом насоса. Чтобы опорочить изобретательский уровень, необходимо, чтобы не только комбинация, но и выбор сочетаемых элементов являлся очевидным. Именно по сумме всех отличий, которые были найдены, должно проводиться сравнение с предшествующим уровнем и по ней решаться вопрос об очевидности, а не по каждому из взятых в отдельности новых элементов, за исключением случаев, когда между ними нет технической связи.

7.31. При оценке отличий не следует пренебрегать любым из следующих трех аспектов, который является общим для всех изобретений, а именно:

(1)

проблема, которая должна быть решена;

(2)

решение этой проблемы и

(3)

результат, гарантированный применением этого решения.

7.32. Если проблема известна или очевидна, экспертиза будет опираться на оригинальность заявленного решения. Если в решении не выявлен изобретательский уровень, ставится вопрос, является ли результат очевидным или является ли он неожиданным либо по своей природе, либо по своей степени. Если лицо, обладающее обычной квалификацией в данной области, способно поставить проблему, решить ее заявленным способом и предвидеть результат, значит, изобретательский уровень отсутствует.

(е) Раскрытие изобретения

7.33. Вопрос относительно того, достаточно или нет раскрыто изобретение в заявке, является дополнительным требованием патентоспособности.

7.34. Раскрытие в заявке должно быть полным, должно содержать такое описание и подробности, чтобы позволить любому квалифицированному лицу в области, к которой относится изобретение, осуществить и использовать изобретение на дату подачи заявки.

7.35. Если установление предшествующего уровня может упоминаться общими формулировками, то существенная новизна, существо изобретения должны описываться настолько подробно, включая в случае необходимости соотношения и методы, чтобы позволить лицам, обладающим квалификацией в данной области, осуществить и использовать изобретение.

7.36. Описание должно содержать конкретные действующие воплощения или примеры изобретения. Примеры и другие описательные эпизоды должны быть достаточны для того, чтобы подтвердить формулу в полном объеме.

7.37. Вне зависимости от того, проводится ли экспертиза по существу, судебная практика в некоторых странах предусматривает возможность подачи возражения либо до выдачи патента, либо после. Процедура подачи возражения предназначена для того, чтобы позволить третьим лицам представлять свои возражения против выдачи патента.

7.38. Для того чтобы можно было подать возражение, общественность должна быть проинформирована о содержании заявки. Это делается патентным ведомством путем публикации сообщения в официальном бюллетене или газете о том, что:

(1)

заявка открыта для публичного обозрения, и/или

(2)

при отсутствии поданного возражения в течение определенного периода патентное ведомство выдает патент, или

(3)

по заявке выдан патент.

7.39. Соответствующее законодательство ограничивает основания, по которым может быть подано возражение. Вообще говоря, возможность подачи возражения должна быть основана на несоответствии любому существенному критерию. Однако законы некоторых стран разрешают подачу возражения только на основе несоответствия лишь определенным существенным критериям. Обычно этими основаниями являются отсутствие новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости, недостаточное раскрытие изобретения или факт того, что внесенное в заявку изменение выходит за пределы первоначального раскрытия в заявке в том виде, в котором она подана. Судебная практика некоторых стран предоставляет возможность подавать возражение на том основании, что заявитель не имеет права на патент.

Литература к разделу В:

P. Smith. Введение в патентное право и его применение: Основные понятия. WIРО, Риb. Nо. 672(Е) 1989.

Международное бюро ВОИС. Основные условия патентоспособности. BLT/67.