Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності

До числа відрізняльних рис ліцензування, стосовно до обміну об'єктами інтелектуальної власності відносяться такі:

1. На відміну від ліцензій-дозволів, що видаються компетентними державними органами на здійснення певного виду діяльності або певних операцій і які є адміністративними актами державного регулювання підприємницької діяльності в країні, надання ліцензії на об'єкт інтелектуальної власності являє собою торгову угоду, що оформляється у вигляді ліцензійного договору. Умови цього договору визначаються в залежності від ситуації на ринку, у тому числі від попиту і пропозиції на предмет ліцензії, із врахуванням інтересів продавця і покупця, а також особливостей об'єкта інтелектуальної власності права на який надаються покупцю.

2. Сфера дії ліцензій-дозволів у якості адміністративних актів обмежується ринком країни, на території якої вони видані. Надана патентовласником ліцензія на об'єкт промислової власності може бути реалізована на ринках інших країн. Національні патентні та інші закони більшості країн містять положення, що регулюють питання надання і використання ліцензій. Проте, головні умови ліцензійних договорів, на відміну від зазначених вище адміністративних ліцензій-дозволів, визначаються не тільки національними законодавчими актами, але і ситуацією та умовами купівлі-продажу ліцензій-аналогів на світовому ринку ліцензій.

3. У сфері обміну науково-технічними досягненнями сформувалися міжнародний і національні ринки ліцензій, де правовою базою комерційних операцій слугує як національне патентно-ліцензійне законодавство, так і створена на основі ряду міжнародних угод світова патентна система.

Згідно чинного законодавства, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та іншого закону.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати коштів за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням Цивільного кодексу України, є нікчемними.

Ліцензійні правовідносини є самостійними та досить значним інститутом сфери розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, і тому більш детально будуть розглянуті окремо.

Юридична наука дещо розширяє класифікацію ліцензій, порівняно з поданою в законі. Ліцензійні договори класифікують за такими ознаками:

1. За об'єктом ліцензії:

- Патентна ліцензія (ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок);

- Ліцензія на торговельну марку;

- Ліцензія на компонування топографії інтегральних мікросхем;

- Ліцензія на "ноу-хау" (комерційну таємницю);

- Ліцензія на селекційне досягнення (сорт рослин, породу тварин);

- Ліцензія на використання об'єкта авторського права.

2. За обсягом прав

- Виключна;

- Невиключна;

- Одинична.

3. За способом охорони

- Патентна;

- Безпатентна;

- Комплексна.

4. За способом надання ліцензії:

- Обов'язкова;

- Відкрита;

- Примусова;

- Пакетна;

- Перехресна.

5. За суб'єктом ліцензування:

- Особиста ліцензія;

- Ліцензії підприємств;

- Ліцензії корпорації (концерну);

- Ліцензії держав;

- Субліцензії.

За об'єктом ліцензії:

1. Патентна ліцензія (ліцензія на винахід, корисну модель, промисловий зразок).

Винаходом є результат творчої діяльності людини у будь-якій сфері технології. Об'єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) або процес (спосіб), а також нове застосування продукту чи процесу. Це технічне рішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне до промислового використання.

Корисною моделлю є результат творчої діяльності людини у будь-якій сфері технології. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним.

Промисловим зразком є результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Це нове художньо-конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом.

2. Ліцензія на торговельну марку.

Торговельна марка - це зареєстровані в установленому порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від інших. Об'єктом торговельної марки можуть бути словесні (слова й абревіатури), зображувальні (композиції ліній, плям, фігур, форм на площині), об'ємні (композиції фігур у трьох вимірах, тобто у формі самого виробу або його упаковки – флакони, пляшки тощо), комбіновані (сполучення зображувальних, словесних і об'ємних елементів) та інші позначення, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.

3. Ліцензії на компонування топографії інтегральних мікросхем.

Інтегральна мікросхема (ІМС) – мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення. Компонування топографії ІМС – зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

4. Ліцензії на "ноу-хау" (комерційну таємницю).

Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

5. Ліцензії на селекційні досягнення (сорт рослин, породу тварин).

Сорт рослин – окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови надання правової охорони: – може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; – може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак; – може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Племінна тварина – чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі відповідно до діючих загальнодержавних програм селекції.

6. Ліцензії на використання об'єктів авторського права.

Об'єктами авторського права є твори, а саме: 1) літературні та художні твори (романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 2) комп'ютерні програми; 3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 4) інші твори.

За обсягом прав:

1. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

2. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

3. Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

За способом охорони:

1. Патентна ліцензія – договори про передачу прав на використання об'єктів промислової власності, які компетентний державний орган визнав охороноспроможними і які охороняються відповідним охоронним документом (патентом або свідоцтвом). Різновидом патентного договору на виготовлення є ліцензія на розробку. За таким договором ліцензіар надає ліцензіатові право розробляти далі (удосконалювати) об'єкт винаходу. Це відбувається, як правило, в тих випадках, коли ліцензіар не має змоги довести свою розробку до промислового освоєння.

2. Безпатентна ліцензія – ліцензійні угоди, до якої входять або договори на об'єкти, які згідно законодавства не є патентоспроможними (комерційна таємниця), або договори щодо об'єктів промислової власності, на які ще не подані патентні заявки або на які заявки вже подані, а патенти ще не видані.

3. Комплексна ліцензія (гібридна) – за цим видом ліцензійного договору ліцензіат отримує право на використання як об'єктів промислової власності, які захищені, так і на незахищені. У таких договорах, найбільш складних за змістом, кожний об'єкт окреслюється окремо.

За способами надання ліцензії:

1. Обов'язкова ліцензія. Власник патенту зобов'язаний видати ліцензію на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель, промисловий зразок) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав іншого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його винахід (корисна модель, промисловий зразок) удосконалює винахід (корисну модель, промисловий зразок) власника раніше виданого патенту і призначений для тієї ж мети.

Тобто обов'язкова ліцензія видається у випадку, якщо використання об'єкта власником патенту неможливе внаслідок того, що в ньому використовується винахід (корисна модель, промисловий зразок) іншої особи, який також охороняється патентом. У такому випадку власник більш пізнього патенту вправі вимагати від останнього надання дозволу на використання його винаходу (корисної моделі, промислового зразка) на договірних умовах. Те ж саме стосується протилежної ситуації, якщо власник пізніше виданого патенту удосконалив винахід (корисну модель, промисловий зразок) власника раніше виданого патенту.

2. Відкрита ліцензія–це заява власника патенту, яка подається до Держдепартаменту для офіційної публікації. Ця заява відображає волю власника надати будь-якій особі дозвіл на використання запатентованого винаходу (корисної моделі, промислового зразка). При наявності такої заяви особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, укладає з власником патенту не ліцензійний договір (з усіма його реквізитами), а лише договір про платежі. З метою заохочення власників патентів до надання відкритих ліцензій річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків з року, наступного за публікацією такої заяви. Заява про відкрите ліцензування в Україні, на відміну від Патентних законів Російської Федерації та Білорусі, не є безвідзивною, тобто у випадку, якщо ніхто не виявить бажання скористатися відкритою ліцензією можна подати клопотання про її анулювання. В такому випадку сплата річного збору за користування патентом буде сплачуватись в повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання. Цей вид зобов'язань можна визначити за аналогією, як своєрідну оферту. Тому до таких договорів припустимо використовувати всі відповідні правові норми.

3. Примусова ліцензія

Порядок надання примусової ліцензії визначений законодавством і реалізується двома шляхами: в адміністративному та судовому порядку. Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. У такому разі Кабінет Міністрів України має право на відчуження прав на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми будь-якій юридичній особі без згоди власника на умовах невиключної ліцензії. Такий об'єкт промислової власності може використовуватись тільки в обсязі, визначеному рішенням Кабінету Міністрів України, в якому також вказуються розмір компенсації, що сплачується власникові прав, і порядок її сплати та орган, який здійснюватиме контроль за використанням об'єкта промислової власності. Судовий порядок застосовується, якщо винахід (корисна модель, промисловий зразок) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) було припинено. В цьому випадку будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель, промисловий зразок), у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка).

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) зумовлений поважними причинами, суд (господарський суд) виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. Фактично, укладається ліцензійний договір, але його умови визначають не сторони в процесі переддоговірних переговорів, а суд (арбітражний суд).

4. Пакетна ліцензія.

Включає пакет нової та застарілої технології з метою збільшення вартості ліцензії. Втім, це не виключає можливості передачі кількох актуальних ОПВ, пов'язаних між собою.

5. Перехресна ліцензія.

Подібна ліцензія передбачає взаємну поступку прав на використання об'єктів ліцензування. Вона практикується у випадках, коли партнери не можуть не порушувати права один одного, а також при великих податках на ліцензійну винагороду. Найчастіше це обмін патентними ліцензіями, коли кожна із сторін надає іншій права на використання об'єктів, необхідних для випуску певного продукту.

Однак, необхідно брати до уваги наступне: коли умови договору про перехресне ліцензування приймають вигляд виключності або монопольного становища на ринку, він може підпасти під антитрестовське чи антимонопольне законодавство, яке має свої особливості в різних країнах. Крім того, компанія повинна знати, що таке ліцензування може завдати шкоди її частці збуту та знизити спонукальні мотиви до винахідництва. До того ж, коли існують розходження у вартості прав, які передаються, або коли одна технологія значно перспективніше за іншу, в перехресній ліцензії слід робити застереження, які передбачають компенсації.

Перехресне ліцензування має значні переваги: воно дозволяє компанії отримувати прибутки від запатентованої технології партнера, розвиваючи свободу бізнесу і надавати споживачам кращу якісну продукцію, а конкуренти мають можливість уникнути великих видатків на розв'язання спорів між ними про права на інтелектуальну власність.

За суб'єктами ліцензування:

1. Особиста ліцензія надається персонально ліцензіату та неподільно зв'язана з його особою. Така ліцензія не підлягає правонаступництву та є в принципі такою, що невідчужується. Ліцензіат, в силу ліцензії, залишається уповноваженою особою навіть у тому випадку, коли припинить діяльність свого попереднього підприємства і розпочне діяльність нового. Не зовсім вірним буде казати про наявність особистої ліцензії лише у випадку, коли ліцензійну угоду укладено з певним суб'єктом – зі змісту самого договору повинно випливати, що ліцензія надана конкретній особі, якій вона має бути надана.

2. Ліцензія підприємства – це дозвіл на виробництво товару під ліцензією на якомусь певному конкретному підприємстві. При цьому, зазвичай, під підприємством розуміється не якась конкретна виробнича лінія, а підприємство у сенсі юридичної особи – суб'єкта господарювання. Для визнання ліцензії такою, що надається підприємству, недостатньо тільки того, що вона видана підприємству, яке має виробничі потужності для виробництва товарів. Необхідно, щоб у договорі прямо зазначалось, що ліцензія надана саме даному конкретному підприємству. Якщо під час дії ліцензії з підприємством стались певні зміни, чинність ліцензії буде залежати від різних факторів. Якщо підприємство – юридична особа припиняється, то незалежно від того, мало місце злиття, приєднання, поділ, перетворення чи ліквідація, ліцензія втрачає свою чинність (якщо інше не було передбачено ліцензійним договором). У випадку, якщо зміни статусу підприємства не пов'язані зі зміною організаційно – правової форми, назви та інших змін, які потребують внесення змін до державного реєстру (крім зміни юридичної адреси), такі зміни не будуть впливати на чинність ліцензії. Не впливають на її чинність і зміни у складі засновників підприємства чи зміни його керівництва, якщо ліцензія не була персональною.

3. Ліцензія корпорації, чи як її ще йменують ліцензія концерну (не треба плутати з терміном "корпоративна ліцензія", який використовують деякі правовласники, надаючи дозвіл на користування комп'ютерними програмами), є договором, який містить умову про те, що надана ліцензіату ліцензія розповсюджується на усі підприємства, що входять до складу корпорації, концерну чи іншого об'єднання підприємств. При укладанні такої ліцензії необхідно включити до умов договору положення про те, які підприємства відносяться до складу концерну і чи розповсюджується ліцензія на підприємства, які будуть входити до його складу після надання ліцензії. Для ліцензіара, який укладає договір з підприємством, що входить до складу об'єднання підприємств, доцільно з самого початку внести до договору усі підприємства, які отримають право на використання об'єкта інтелектуальної власності, особливо це стосується об'єднань, де підприємства тісно пов'язані і використання такого об'єкту іншими учасниками концерну буде більш ніж можливими.

4. Ліцензія для держави – один з видів ліцензій, які в недалекому минулому були досить поширені серед країн соцтабору. Зазначений вид ліцензії використовується в міжнародному обороті об'єктів інтелектуальної власності і полягає в тому, що в межах держави одне підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю в сфері придбання прав на такі об'єкти, і далі передає їх підприємствам в цій державі, які безпосередньо і продукують товари за цією ліцензією. Так, наприклад, у Радянському Союзі це було Виробниче об'єднання "Ліцензіонторг". Як правило, в договорі про надання такої ліцензії ліцензіат намагається включити положення, згідно якого ліцензія діє для усіх підприємств певної галузі, які знаходяться на території держави. Однак це є не зовсім прийнятним для ліцензіара, оскільки така умова ускладнює ефективний контроль за використанням ліцензії, особливо за обсягами її використання.

5. Субліцензія. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).