С. СУДЕБНЫЕ ДЕЛА ПО НАРУШЕНИЯМ

(а) Нарушение патента

16.46. Первой задачей суда в любом деле, связанном с нарушением патента, является точная оценка объема монополии. Это требует от суда толкования патентного описания. В целом не допускается пользоваться свидетельствами экспертов для толкования слов, имеющих общепринятое значение в обычном языке. Единственным исключением являются случаи, когда применяются технические термины, по которым суд может запросить техническое разъяснение. При рассмотрении формулы не допускается обращаться к тексту описания изобретения, пытаясь подогнать значение слов обычного языка так, чтобы «подловить» нарушение. В действительности первой задачей суда при толковании описания изобретения является его рассмотрение без учета предполагаемого нарушения или так называемого «предшествующего уровня техники».

16.47. Следующая задача, стоящая перед судом, является практической: рассмотреть предполагаемое нарушение и решить, подпадает ли оно под тот объем притязаний, который был установлен судом. Часто это бывает нелегко, особенно тогда, когда ответчик получил хорошую консультацию. Именно в этих случаях часто прибегают к свидетельствам эксперта. Более того, в делах, связанных с нарушением патента, часто прибегают к проведению экспериментов, чтобы доказать факт нарушения, причем бремя доказательства лежит всегда на истце.

16.48. Обычная аргументация ответчика по делу о нарушении состоит в том, что предполагаемое нарушение просто не подпадает под объем охраны спорного патента. Но намного важнее, чем вышеуказанная аргументация, зачастую бывает встречный иск с требованием об отзыве патента. Как и в случае с нарушением товарного знака, имеется ряд правовых оснований, ссылаясь на которые ответчик может попытаться оспорить действительность патента. Так, ответчик может ссылаться на известность изобретения, исходя из предшествующего уровня техники, то есть отсутствие новизны, на очевидность изобретения, на недостаточность или неполноту описания изобретения для его внедрения, на отсутствие полезности или на то, что патент был получен путем введения в заблуждение или искажения фактов или он был противоправно заимствован из другого патента. Некоторые или все эти основания имеются в большинстве патентных норм стран Британского Содружества. В этих вопросах экспертное свидетельство является также важным, и часто бывает, что для рассмотрения встречного иска требуется больше времени, чем дела по исходному иску. Естественно, что бремя доказывания в данном случае лежит на ответчике, пытающемся отозвать патент.

(b) Нарушение авторских прав

16.49. Первое из действий, на которые накладываются ограничения в соответствии с авторскими правами, это «воспроизведение». Под воспроизведением в целом понимается право на изготовление копий данного произведения, причем изготовление даже одной копии является нарушением. Воспроизведение не определяется ни в одном из нормативных актов, но его значение, вероятно, очень близко к «копированию». Что является копией, а что нет, это вопрос установления факта и степени совпадения. Если копия не является точной, суд должен рассмотреть степень сходства, имея в виду, что для возникновения нарушения должна присутствовать такая степень сходства, которая позволяет сказать, что предполагаемая подделка является копией или воспроизведением оригинала, другими словами, сохраняет его важнейшие признаки и существо.

16.50. Существенна причинная связь между произведением, охраняемым авторским правом, и предполагаемой подделкой, которая служит основным различием между охраной, предоставляемой патентом и зарегистрированным образцом, которые предоставляют полную монополию. Истец должен доказать, что ответчик прямо или косвенно сделал копию с его работы, на которую он имеет авторские права. Он должен показать, что существующая причинная связь является объяснением сходства между двумя работами. Если, например, обе работы были скопированы с общего источника или их peзультаты были достигнуты независимо, то нарушение не имеет места.

16.51. Многие законодательства ограничивают термин «воспроизведение» дoбaвлeниeм такого выражения, как «или существенное воспроизведение». Вопрос, что является «существенным», будет также зависеть от конкретных фактов и обстоятельств в каждом деле, и дать их оценку — это дело суда. В одном из основополагающих дел было cказано, что «вопрос, скопировал ли ответчик существенную часть, больше зависит от качества, нежели количества того, что он позаимствовал». В другом случае говорилось: «То, что стоит копировать, то предположительно стоит охранять».

16.52. Представляется, что обязанность суда — оценить, исходя из причинной связи, воспользовался ли ответчик слишком вольно частью работы или произведения другого. С другой стороны, в особенности с учетом того факта, что авторское право охраняет не идеи (что может быть или не быть собственно предметом патента), а скорее способ, с помощью которого эти идеи выражены и сформулированы, суд для сохранения баланса всегда должен проявлять осторожность, чтобы не предоставить истцу «патентную охрану на 50 лет» под прикрытием авторского права. Указанные два вида охраны сильно различаются.

16.53. С учетом вышесказанного становится ясно, что наиболее очевидный способ защиты — это утверждение, что оспариваемое произведение было создано независимо. Другими аргументами защиты могут быть утверждения:

(1)

что, хотя и имело место некоторое копирование, существенная часть спорной работы не была заимствована;

(2)

что данная работа не является объектом охраны авторского права;

(3)

другие правовые аргументы, например такие, как добросовестные деловые отношения или использование произведений для образовательных целей.

(с) Нарушение товарного знака и коммерческая деятельность

под чужим именем

16.54. Эти два предмета тесно связаны. Если в каком-либо деле имеет место нарушение зарегистрированного товарного знака, то истец обычно выдвигает также обвинение в осуществлении коммерции под чужим именем. Исторически действия по удержанию ответчика от выдачи его товаров за товары истца были обобщенной формой действий, направленных на пресечение нарушений товарного знака. Когда в конце прошлого столетия впервые появилась возможность регистрации товарных знаков, возникло различие между двумя этими нарушениями. Несмотря на сосуществование этих двух форм исков, торговля под чужим именем никогда не исчезала и не уходила в небытие.

(i) Нарушение товарного знака

16.55. Данное нарушение представляет собой правовой деликт, возникающий в результате регистрации товарного знака в национальном Реестре товарных знаков. Естественно, товарные знаки могут быть зарегистрированы только после того, как установлено, что они удовлетворяют особым условиям, налагаемым законом и обеспечиваемым Реестром. Регистрация предполагает рассмотрение таких вопросов: какова различительная способность предлагаемого знака, является ли он вымышленным словом, имеет ли он прямое отношение к характеру или качеству товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, является ли он географическим указанием, является ли он фамилией и т. д. В некоторых странах предусматривается регистрация товарных знаков в отношении как товаров, так и услуг. Во многих странах Британского Содружества существуют две категории товарных знаков: так называемые знаки в разделе А Реестра и знаки в разделе В, в связи с которыми возникают разные вопросы. Понятие знаков для раздела В было введено с целью удовлетворить требованиям более низкого уровня различительной способности при регистрации, и, как следствие, обеспечить более низкий уровень охраны при судебном разбирательстве.

16.56. Доказательство обладания товарным знаком обычно принимается в виде должным образом заверенной копии документа о внесении товарных знаков в национальный Реестр. Однако копия свидетельства должна быть тщательно изучена на предмет получения как минимум сведений о нижеследующем:

(1)

знаке и точном способе его представления, особенно когда знак касается устройства;

(2)

товарах, в отношении которых была обеспечена регистрация;

(3)

имени и сведений о владельце;

(4)

дате регистрации;

(5)

регистрации знака в разделе А или В Реестра.

16.57. Важным различием между иском по делу о нарушении товарного знака и по делу о коммерческой деятельности под чужим именем является то, что, если при коммерческой деятельности под чужим именем существенным является необходимость доказательства истцом наличия у него высокой репутации, то при нарушении товарного знака это не требуется. Регистрация может иметь место до того, как товарный знак приобретет репутацию посредством его фактического использования; для обеспечения регистрации достаточно, чтобы знак имел различительную способность и чтобы у истца было добросовестное намерение использовать его в качестве товарного знака для указанных товаров. Зарегистрировав свой знак, владелец имеет право преследовать нарушителей, не неся каждый раз затраты на доказывание своей фактической торговой репутации. Это является главным достижением, сделавшим охрану репутации фирмы более легкой и эффективной на основе регистрации.

16.58. В делопроизводстве касающемся нарушений товарного знака, суд часто сталкивается с возможностью встречного иска, а именно требованием внести исправления в Реестр товарных знаков путем исключения из него спорного знака. Различные национальные законы о товарных знаках определяют основания, по которым товарный знак может быть изъят из Госреестра, и эти основания частично совпадают с основаниями, которые предоставляются возражающей стороне на стадии регистрации. Кроме того, имеются другие основания, такие, как неиспользование знака.

(ii) Коммерческая деятельность под чужим именем

16.59. Коммерческая деятельность под чужим именем может происходит с использованием товарного знака, фирменного наименования или стиля, используемого для предоставления товаров и услуг, или внешнего оформления, например путем добавления к изделию того, что придает ему отличительный внешний вид — через цвет, форму, упаковку. По своей сути, коммерческая деятельность под чужим именем представляет собой противоправное действие — присвоение преимуществ деловой репутации или престижа (goodwill) другого.

16.60. Любое ложное представление, рассчитанное на нанесение ущерба другой стороне в его торговле или предпринимательской деятельности, может дать основание для иска по делу о коммерции под чужим именем. Но в каждом случае истец должен установить два обстоятельства, прежде чем он может рассчитывать на успех: первое — что он имеет законные права в отношении монополии, иными словами, он должен показать, что он обладает исключительным правом на особое название для своих товаров или особое оформление или особый способ торговли, и, во-вторых, истец должен продемонстрировать, что ответчик нарушил эти права, продавая товары под данным именем или в определенном оформлении, которые способны привести к смешению в такой степени, что потребители могут покупать товары ответчика, полагая, что это товары истца. Следует отметить, что второе обстоятельство не имеет смысла устанавливать, пока и если истец не установил наличие первого обстоятельства того, характер нарушения или другого противоправного поведения может быть таким, что возмещение убытков или упущенной прибыли может оказаться неадекватным судебным средством. Одной из причин такого положения может оказаться то, что ответчик остался без денег или скрылся. Но это не единственная причина того, что в некоторых случаях возмещение ущерба может оказаться неадекватным средством пресечения. Чаще это происходит из-за особого характера спорного объекта промышленной или интеллектуальной собственности и трудностей точного определения потерь, понесенных в результате нарушения. Если в подобных случаях противоправное поведение ответчика пресечено в самом начале, то проблема возмещения ущерба может исчезнуть вовсе или стать намного легче, чем в противном случае.

16.67. Наиболее эффективным и часто используемым средством защита является временный или промежуточный судебный запрет, основная цель которого обычно характеризуется как сохранение status quo до слушания основного дела. Хотя сохранение status quo на момент подачи иска бывает наиболее подходящим судебным постановлением, оно как таковое не является основной целью промежуточного запрета. Первоочередной задачей, которую суд преследует, выдавая санкцию на промежуточный запрет, является сохранение положения, которое более всего позволяет обеспечить справедливость к моменту, когда будет приниматься окончательное решение. Таким образом, суд иногда может распорядиться восстановить предшествующее положение дел или чтобы стороны вели свои дела таким образом, который в большей степени соответствовал бы требованиям правосудия.

16.68. Во все возрастающем числе случаев промежуточные запретные санкции суда оказываются недостаточными, чтобы защитить права на интеллектуальную собственность от угрозы повторных нарушений. Часто это происходит из-за того, что доказательства, необходимые для подкрепления ходатайства о принятии промежуточных и окончательных мер, трудно получаемы: их нельзя получить с помощью обычных розыскных процедур. В таком случае истец вряд ли сможет добиться санкций на временный запрет, так как у него не хватает необходимых доказательств. Иногда ответчик устраняет или уничтожает контрафактный материал. В последние годы оперативные и эффективные средства получения и сохранения необходимых доказательств были разработаны судами Соединенного Королевства. Выдаваемая санкция по пресечению является односторонним судебным постановлением войти в помещение и произвести его осмотр, а также изъять свидетельства. Такие постановления известны как «предписание Антона Пиллера». Такое предписание может оказаться необходимым шагом до момента получения санкции в виде временного судебного запрета.

16.69. Часто сбор свидетельств и даже окончательное решение суда в пользу истца могут оказаться бесполезным, если у ответчика нет материальных ценностей, которые могут быть использованы для возмещения ущерба по приказу суда. Это серьезная проблема, учитывая изобретательность тех, кто пытается избежать выполнения своих обязательств, легкость, с которой деньги могут быть переведены из одной страны в другую, и технический прогресс. Для решения этой проблемы суды общего права сформулировали и разработали форму судебного запрета (называемую по имени Mareva), который предназначен для предотвращения перевода ценностей из юрисдикции ответчика или распоряжения ими или обращения с ними в рамках своей юрисдикции, таким образом, чтобы свести на нет любое решение, принимаемое против ответчика.

(b) Окончательный судебный запрет

16.70. При нормальном ходе судебного разбирательства в случае успеха истец по делу о нарушении прав на промышленную собственность имеет право на решение суда об окончательном запрете. Принятие решения о судебном запрете является компетенцией суда, и только в необычных ситуациях (например, когда ответчик является единственным производителем жизненно важного лекарства или в деле о нарушении авторского права при наличии чрезвычайно длительной задержки) имеет место отказ издать приказ о бессрочном судебном запрете на использование. Если бы такой приказ о запрете не был издан, например в случае ходатайства об этом патентовладельца, выигравшего дело, то это было бы равносильно тому, что ответчик как бы получал право на принудительную лицензию по данному патенту, не прибегая к установленным процедурам, связанным с получением принудительной лицензии. В случае нарушения судебного запрета истец может, конечно, выступить с заявлением о проявленном неуважении к суду, и опыт в области промышленной собственности показывает, что такие действия со стороны истца бывают не такими уж редкими.

(с) Определение ущерба и определение прибыли

16.71. Определение ущерба в делах по промышленной собственности неизменно требует от истца, выигравшего дело, в качестве первого шага определиться, будет ли он поднимать вопрос о понесенном ущербе или выявлять объем прибыли. Эти два варианта являются, разумеется, взаимоисключающими, так как, выбрав вариант установления прибыли, истец принимает действия ответчика как собственные. Выбор варианта в каждом случае зависит от фактов. Иногда фактор времени может играть существенную роль, и судебное разбирательство в отношении установления ответственности выявляет достаточно фактического материала, чтобы позволить истцу быстро решиться на определение прибыли. Иногда бывает так, что ответчику удается обеспечить продажу спорного изделия в значительно больших объемах, нежели это смог бы сделать сам истец. В таких случаях для истца выгоднее выбрать вариант установления прибыли, чем проводить другие расследования, что, кстати, может касаться чистой прибыли.

16.72. Однако обычно истец, выигравший дело, ходатайствует о выдаче ордера на проведение расследования в отношении понесенных убытков. В таком случае в сложных делах истец может столкнуться с необходимостью нового судебного разбирательства, такого же основательного, как и при установлении ответственности. По этой причине завершенные дела в отношении нарушения промышленной собственности редко доходят до полного расследования, касающегося понесенного ущерба. Они обычно улаживаются, как только установлена ответственность за нарушение.

16.73. Оценка ущерба в делах по нарушению прав на промышленную собственность может варьироваться в зависимости от процедур судопроизводства. Коммерческая деятельность под чужим именем и нарушение товарного знака могут рассматриваться вместе, так же как и дела по патентам и образцам. Не существует единого правового взгляда на то, какой подход к определению ущерба, возникающего в результате нарушения доверия, является правильным. В отношении дел, связанных с авторским правом, имеются специальные законодательные положения. Однако общепринятой процедуры или формулы для оценки понесенного ущерба нет. Известно, что ущерб в любой из этих областей очень трудно поддается оценке с какой либо степенью точности, и поэтому суды разумно приняли это во внимание, отказавшись устанавливать общие правила.

16.74. Распространенным подходом в оценке ущерба является оценка на основе формально условной лицензии: такая ситуация возникает, например, в том случае, когда стороны являются конкурентами, и в основном характерна для дел, связанных с патентами и зарегистрированными образцами. Ущерб, понесенный в связи с нарушениями, сделанными в прошлом, определяется с учетом отчислений за право пользования объектом интеллектуальной собственности в отношении каждого контрафактного изделия. Но в данном случае возникают проблемы, особенно если истец никогда бы в действительности не согласился выдать лицензию. Этот подход может также использоваться при нарушении доверия и дел, связанных с нарушением авторского права. Другой, еще более трудный для доказательства путь — это рассмотрение объема сбыта, упущенного истцом. В этом случае истец имеет право на всю упущенную прибыль.

Литература к разделу D:

I. F. Sheppard. «Предварительная правовая защита в законодательстве по шггеллектуальной собственности»(1986), 15 Интеллектуальная собственность в странах Азии и Тихоокеанского региона.

М. Fysh. Действия при нарушении прав интеллектуальной собственности — Часть II. WIPO/IP/ISB/86/9.